摘要：本文结合目前最新版本《专利审查指南》（2020 版）进行分析，尤其对“三步法评述” 创造性的修改部分进行解读，并结合《专利审查指南》（2020 版）修订之前遇到的关于 创造性审查意见，以实际案件为例，对新形势下审查意见的创造性判定进行分析。

关键词：专利审查指南 创造性判定 割裂特征评价

一、引 言

目前我国的对发明专利的审查制度是 ：申请人向 国家知识产权局提交一项发明专利，国家知识产权局 经过初审后，进行实质性审查，在专利实质审查过程 中，审查员认定申请文件满足审查标准后，将授予该 发明专利的专利证书。我国发明专利申请如果想要获 得授权，则必须要具备实用性、新颖性和创造性。与 实用性和新颖性相比，创造性无疑是目前审查过程中 最为关注的要件之一。

发明的创造性是指与现有技术相比，该发明有突 出的实质性特点和显著的进步。而实际在审查过程中， 审查员判断一项技术方案是否具备创造性，要求审查 员在申请日之前，检索与该申请文件相关的信息作为 现有技术，进而判断申请文件与“现有技术”相比， 是否有突出的实质性特点和显著的进步。

为了能实现发明专利创造性评判的客观化，我国 《专利审查指南》（2020 版）（以下简称《审查指南》） 专门给予了指引，即“三步法”。《审查指南》的相关 规定如下。

第一步：确定最接近的现有技术；

第二步：确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；

第三步：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

“三步法”只是《审查指南》给予的一般性指引， 总原则依然是“判断要求保护的发明相对于现有技术 是否显而易见”。而“区别技术特征”则是决定了本 发明解决的技术问题，进而判断“区别技术特征”与 “现有技术”相比，是否有突出的实质性特点和显著 的进步。

二、《审查指南》修改与目前审查的相关问题

新修改的《审查指南》当中涉及关于创造性问题 的相关法条，具体如下。

（一）完善三步法评述的一般规定

将《审查指南》第二部分第四章第 3.2.1.1 节第 （2）项第 1 段第 2 句中的“然后根据该区别特征所 能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”修 改为“然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能 达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”。同 时，在第（2）项第 3 段最后增加一句话，内容如下： 对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术 特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。本节其他内容无修改。

在《审查指南》修订前，审查员对于创造性评价 时，会存在过程割裂评价的问题。而修订后的《审查 指南》，明确了重新确定的技术问题要依据每项发明 的具体情况而定。发明的技术效果可以作为重新确定 技术问题的基础，本领域的技术人员从该申请说明书 中所记载的内容，能够得知该技术效果就可以重新确 定技术问题。对于功能上彼此相互支持、存在相互作 用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它 们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效 果。因此《审查指南》第二部分第四章第 3.2.1.1 节 修改可以减少审查员割裂特征的做法。

（二）进一步规范审查员理解发明的一般路径

将《审查指南》第二部分第八章第4.2 节修改为： 审查员在开始实质审查后，首先要仔细阅读申请文件， 并充分了解背景技术整体状况，力求准确地理解发明。 重点在于了解发明所要解决的技术问题，理解解决所 述技术问题的技术方案和该技术方案所能带来的技术 效果，并且明确该技术方案的全部必要技术特征，特 别是其中区别于背景技术的特征，进而明确发明相对 于背景技术所做出的改进。审查员在阅读和理解发明 时，可以做必要的记录，便于进一步审查。

《审查指南》修订前，审查员在阅读过申请的技 术方案之后，默认本发明解决的技术问题是已知的现 有技术，而技术问题的提出具备非显而易见性。审查 员在创造性的判断中，未能将技术问题的提出过程纳 入到创造性的判定过程当中，而实质上本领域人员悉 知，技术方案只要将方案不断进行拆分，就总会在现 有技术当中寻找得到相应的技术特征，但是前提是技 术问题是明确的，但是大多数发明在提出过程中，其 技术问题是不明确的，而发现这一技术问题的过程本 身即具备非显而易见性。

另外，审查员认为是常规设置、常规手段、公知 常识的技术特征，但是对于本领域技术人员来说为什

么要使用以上技术特征，何时使用以上技术特征来说 并不是容易想到的，并不是凭空而来的，而对于“何 时使用以上技术特征，为什么要使用以上技术特征” 正是本申请发明的创造性所在。本次《审查指南》第 二部分第八章第 4.2 节的修改，则会降低审查员以过 大的视野来统观技术方案的创造性。

（三）强化审查员的公知常识举证责任

将《审查指南》第二部分第八章第 4.10.2.2 节第 （4）项最后 1 段修改为：审查员在审查意见通知书中 引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人 对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够 提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通 知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决做出 贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证 据予以证明。本节其他内容无修改。

在《审查指南》修订之前，原《审查指南》中对 于惯用技术手段规定了审查员需要进行说理或举证， 在实际中审查员很少举证，为了解决这个问题，《审 查指南》对这部分进行了修正，在第二部分第八章第 4.10.2.2 节这段内容中，《审查指南》把说明理由和举 证对换了位置，这说明审查员原来偏重于说明理由， 现在应当更倾向于举证。

三、实际案例分析

在新修订《审查指南》适用之前，审查意见与经 常会出现上文阐述的 3 个问题，并以此来判断是否满 足创造性要求。

（一）案 例

（二）该案例的第一次审查意见

在该案例的第一次审查意见中，审查员认为，一 种焊接钢桥结构的疲劳寿命和疲劳损伤计算方法，列 为对比文件 D1，审查员认为 D1 与该发明最为接近， 且披露了该发明的部分技术特征，因此将对比文件 D1 作为最接近的现有技术。

权利要求 1 与对比文件的区别在于步骤：（2）、（3） 和（4）。并以此作为区别技术特征，认定该发明要解 决的技术问题是如何实现疲劳寿命预测、有限元模型 更新和腐蚀处理问题。

对于区别技术特征（2），审查员找到一篇对比文 件列为 D2，即实时雨流计数法的介绍，认为实时雨 流计数法，是本领域常用的一种进行应力疲劳预测方 法，是本领域技术人员根据测量需要即可做出的常规 变化。

对区别技术特征（3），审查员认为内聚力单元更 新是本领域技术人员采用有限元模型的常规技术手 段。

对于区别技术特征（4），审查员找到一篇对比 文件列为 D4，以此认定在最接近的现有技术“一种 焊接钢桥结构的疲劳寿命和疲劳损伤计算方法”的 基础上，结合对比文件 D2、D4 和本领域常规的技 术手段，就可以得到该发明的申请技术方案。以此 认定该发明不具有突出的实质性特点和显著的进步， 不具备创造性。

（三）结合新修订的《审查指南》对第一次审查 意见进行分析

1. 第一次审查意见对于创造性评价时，存在使用 过程割裂评价的问题

该申请中钢结构腐蚀疲劳损伤计算方法分为 4 步 ：内聚力模型、实时雨流计数法、有限元模型内聚 力单元更新、腐蚀效应处理。这 4 个步骤是相辅相成 的，是互相关联的，审查员并没有找到一个对比文件 中同时存在 2 个以上的特征。而审查员把这 4 个特征 进行割裂，割裂后的 4 个特征就很容易找到对比文件 来进行评价了。

2. 第一次审查意见对于创造性评价时，未注重发 明人对技术问题的提出具有创造性

审查员是在阅读了该申请记载的技术方案之后， 默认了该发明解决的技术问题是已知的现有技术，而 实际上该发明技术问题的提出具备非显而易见性。在 该申请以前，本领域技术人员并没有关心和考虑本申 请所记载的技术问题“由于受试验设备和试验环境的 影响，试验钢结构构件尺寸受限，因此，该方法无法 预测任意尺寸钢结构构件的腐蚀疲劳寿命”。大多数 发明的创设过程其技术问题是不明确的，而发现这一 技术问题的过程本身即具备非显而易见性。审查员是 以过大的视野来统观技术方案的创造性。

3. 第一次审查意见对于创造性评价时，未能对公知常识和“难以想到”进行区别

对于区别技术特征（2）雨流计数法的更新部 分，本领域技术人员在解决应力时程统计问题时通 常采用传统的雨流计数法以及相关改进类型。经典 雨流计数法对可能出现的发散波无法应对，导致无 法提取所有的应力循环。查阅相关文献可知目前采 用的改进的雨流计数法主要为双变程、三变程原则 类型，该方案通过对比几种现有的雨流计数法，选 择了一种可以真正意义上完全提取所有应力循环的 方法，并在此基础上进行了改进。雨流计数法已问世五六十年，改进类型寥寥无几且因其原理缺陷无 法用于大规模计算机数值计算，所以较少应用于大 规模荷载统计之中。在现有手段中找出一个可以实 施于该方案的，且效果很好的方法是非常不容易的， 而且在使用堆栈阈值保证精度可控的情况下，强制 提取应力循环使得计算机实现可行，本领域技术人 员对此难以想到，因此并非显而易见。

（四）结合第一次审查意见和专利说明书对该专 利创造性判定的思考

对将权利要求 1 与 D1、D3 相比较可知，该申请 的基于内聚力模型的钢结构腐蚀疲劳损伤计算方法与 此二文件公开的疲劳损伤计算方法的区别在于。

首先，权利要求 1 限定了腐蚀疲劳综合耦合作用 的影响。须知钢结构构件腐蚀状态下的疲劳破坏在形 式和机理上有着显著不同。D1 和 D3 仅考虑焊接残 余应力与车辆荷载应力的效应，与权利要求 1 在工况 上与解决实际问题上有着根本不同。权利要求 1 的基 本工况为腐蚀疲劳耦合作用。腐蚀疲劳在交变载荷和 腐蚀性介质交互作用下形成裂纹及扩展的现象。由于 腐蚀介质的作用而引起抗疲劳性能的降低。在交变载 荷下首先在表面发生疲劳损伤，在连续的腐蚀环境作 用下最终发生断裂或泄漏。此现象与单纯的机械疲劳 破坏在发生环境、破坏机理、破坏断口形貌和破坏产 物上有着根本不同。它既不同于应力腐蚀破坏也不同 于机械疲劳，同时也不是腐蚀和机械疲劳两种因素作 用的简单叠加（参见说明书第 4 页：腐蚀效应处理部 分）。D1 和 D3 中并无涉及腐蚀的部分，仅为材料在 循环应力和应变作用下，在一处或几处逐渐产生局部 永久性累积损伤，经一定循环次数产生裂纹或突然发生完全断裂的过程。

其次，权利要求 1 限定了对传统雨流计数法在现 有的三变程原则上进行修正和补充，并非如 D1、D3 中的简单应用。雨流计数法常用于统计应力 – 时间历 程。经典雨流计数法要求在提取应力循环前提供整个 时间历程的应力信息，因此该方法只能用于已测定连 续应力序列的应力循环统计，此外经典雨流计数法对 于应力时程排布有相当严格要求，应力值的大小顺序 也有严格限制。该发明中对雨流计数法做出相应改进 与修正，使其便于数值实现以及大规模应力时程统计。 D1、D3 中并未涉及。

最后，权利要求 1 中将钢结构腐蚀疲劳破坏与结 合内聚力模型的有限元方法结合，做出相应疲劳破坏 过程的机理分析。D1 与 D2 并没有有限元分析过程， 仅是将荷载统计与考虑平均应力修正的钢材疲劳抗力 的全空间 S-N 曲线模型相结合做出寿命预测。

综上所述，该专利相对于 D1、D3 实际解决的技 术问题是通过该发明所述计算方法，可以分析腐蚀疲 劳裂纹扩展过程，从而显著提高钢结构腐蚀疲劳损伤 计算精度，并在机理上加深对钢结构腐蚀疲劳破坏的 认识。

四、结 语

2020 年现行的《审查指南》针对专利创造性判 定做出了较大的修改，与此同时，关于发明专利的创 造性答复问题又有了新的法条依据，完善了创造性审 查思路，更有针对性地加强审查员对公知常识的举证 责任 ；客观评判发明对现有技术的贡献，对审查员和 代理师的能力也有了进一步的要求，对实现高质量、 高价值专利提供了法律保障。