摘 要 ：创造性判定是专利授权与否的重要条件之一，我国目前在评判创造性时通常运用“三步 法”，在判定时需要确定发明相对于最接近现有技术的区别技术特征，此时常遇到区 别技术特征用以解决多个技术问题并实现多个技术效果的情形，在认定现有技术是否存 在技术启示时常存在诸多争议。本文通过两个案例对该种情形下技术启示的判定进行讨 论，最后提出合理的建议。

关键词： 创造性 区别技术特征 技术效果 专利

一、引 言

发明是否具备创造性通常遵循“三步法”判断模 式，“三步法”的第二步是基于区别技术特征确定发 明实际解决的技术问题。《专利审查指南》（2020 版） （以下简称《指南》）指出，作为一个原则，发明的 任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础。 在判断现有技术是否给出结合启示时，《指南》进一 步指出， 只有当区别技术特征在另一份对比文件中所 起的作用或所获得的技术效果与其在要求保护的发 明中所起的作用和效果相同时， 才认为现有技术给出 了技术启示。由此可见， 发明的技术效果是创造性评 价中的重要因素。

在专利审查实践中，经常会遇到说明书中记载 了多个要解决的技术问题及实现多个技术效果的情 形，在判断现有技术是否给出技术启示时，一种情形 是，现有技术没有披露权利要求中记载的用以解决多 个技术问题并实现多个技术效果的技术手段，则现有 技术显然无法给出技术启示。另一种情形是说明书中声称区别技术特征能起到多种作用，达到多种技术效 果，而对比文件仅公开了部分作用，解决部分技术问 题，此时能否认定对比文件给出了技术启示呢？《指 南》对此情形未予明确，专利审查实践中对此问题的 处理方式也颇有争议。

针对上述问题，第一种观点认为，只有现有技术 公开了或根据现有技术可以毫无疑义地确定区别技术 特征所要解决的全部技术问题及全部技术效果时，才 能认为现有技术给出了技术启示。第二种观点则认为， 只要现有技术公开了区别技术特征所能解决的技术问 题之一或技术效果之一，就应当认定现有技术给出了 技术启示，其他技术效果只是随之带来的必然结果。 第三种观点则认为，考量现有技术是否给出技术启示 时，需要关注对比文件本身所要解决的技术问题和核 心价值追求，如果对比文件所要解决的技术问题或其 核心价值追求不涉及该发明所要解决的技术问题，那 么从现有技术出发进行技术改进时，本领域技术人员 就没有动机采用现有技术公开的技术手段对最接近的现有技术进行技术改进，也就无法获得该发明。

最高人民法院审结的 (2018) 最高法行再 131 号 发明专利申请驳回复审行政纠纷案涉及多技术问题 和多技术效果情形下创造性判断中的结合启示的认 定标准，该案历经实审、复审及三级法院审理。本文 以此案为基础展开讨论，重点讨论多技术效果情形下 结合启示的认定标准，以期为广大同行提供借鉴。

二、案例简介

（一）案件信息

(2018) 最高法行再 131 号发明专利申请驳回复审 行政纠纷案涉及申请号为 200610135704.5、名称为 “用于液体加热容器的加热器”的发明专利申请（以 下简称案例 1），申请人为施特里克斯公司。该申请 在复审阶段最终修改的独立权利要求 1 如下。

1. 一种包括底板下加热器的水加热容器，包括 基板 2、附设在基板 2 下侧并与基板 2 下侧良好热接 触的主热扩散板 4、与主热扩散板 4 良好热接触的加 热元件 6 和用于容纳热传感器的检测区域 8，其中所 述检测区域 8 与主热扩散板 4 不直接连接并至少被设 置在主热扩散板与检测区域之间的一壁体部分地包 围，以及其中该壁体作为单独的一部分附设到所述基 板上或者通过在基板 2 面对液体的上侧形成沟槽而设 置，且其中所述热传感器设置为经过加热器测量在容 器中的水的温度，以用来将水加热到或保持其温度低 于沸腾温度。

图 1为案例 1 中地下板加热器的内部结构示意图。 由于现有技术中总有部分扩散板将传感器所在位置 与加热元件相连，因此不能使传感器与加热器完全绝 缘。案例 1 基于此进行改进，通过将检测区域 8 与扩 散部分 4 不直接连接，如在基板 2 面对液体上侧设置 沟槽 10，该沟槽 10 可以容纳被加热液体，增强了检 测区域 8 与加热元件 6 的热绝缘以及检测区域 8 与液 体之间的热连接，并且起到热屏障的作用，使得靠近 凹槽 16 安置的传感器可以精确检测水温。

图 1 涉案专利申请加热器的内部结构示意图

在实审阶段，审查员以对比文件 1 作为最接近的 现有技术，认定涉案专利申请的权利要求 1 相对于对 比文件 1(FR2810526A1) 和对比文件 5(US4714822) 不 具备创造性。

在案件审理过程中，争议焦点之一在于：对于权 利要求 1 相对于最接近现有技术 ( 对比文件 1) 的区 别技术特征“通过在基板面对液体的上侧形成沟槽 10 而设置”，现有技术是否给出了相应的结合启示。

（二）复审决定的观点

申请人主张案例 1 中的“沟槽”同时具有热屏 蔽、定位和热连接多个方面的作用， 对比文件未公开 此技术特征及其多个作用，不应割裂地分析对比文件 公开的内容，把所谓的“公知常识”直接简单地进行 叠加，得出错误结论。

复审决定认为，虽然案例 1 中的“沟槽”具有 多个功能，但是根据《指南》的规定，当区别技术 特征能够带来多个互不关联的技术效果时，被诉决 定选择与案例 1 要解决的技术问题相关联的技术效 果，认定实际解决的技术问题，并无不当。具体而 言，虽然对比文件 1 和 5 均没有公开该区别技术特征， 但是在对比文件 5 公开用于防止热传感器受到加热 元件的影响的双层壁 26 的基础上，本领域技术人员出于易于加工等目的，很容易想到在基板上形成包 围检测区域的沟槽，以防止热传感器受到加热元件 的影响 ( 即起热屏蔽作用 )。因此，该技术方案不具 备创造性。

一审法院和二审法院维持了第66095号复审决定。

（三）最高人民法院的观点

最高人民法院认为，以一项技术特征同时实现多 个方面的作用功能和技术效果，是技术创新的重要方 式之一。因此，如果说明书中明确记载了区别技术特 征同时具有多个方面的作用和技术效果，那么在确定 权利要求限定的技术方案实际解决的技术问题，以及 其他对比文件是否公开该区别技术特征，现有技术整 体上是否给出技术启示时，应当综合考虑该区别技术 特征实际具有的所有作用功能和技术效果。复审决定 有关“当区别技术特征能够带来多个互不关联的技 术效果时，被诉决定选择了与案例 1 声称所要解决的 技术问题相关联的技术效果来认定实际解决的技术 问题并无不当”的主张，割裂了区别技术特征与其实 现的各个作用功能、技术效果之间的有机联系， 亦与 涉案专利实际作出的技术贡献和公开的技术内容明 显不符。

具体到该案，最高人民法院进一步指出，案例 1 中说明书记载了区别技术特征仅具有屏蔽热辐射和 热连接的作用，据此认定权利要求实际解决的技术问 题。不论是对比文件 1 中的沟槽 12，还是对比文件 5 中的双壁辐射屏 26，虽然都能够起到热屏障作用， 但是均不能如权利要求的沟槽那样，容纳水等被加热 液体，更不可能“进一步增强检测区域与加热元件的 热绝缘以及检测区域与液体之间的热连接”，以便更 加精确地测量温度。由于对比文件 1 和 5 均未公开该 区别技术特征，也没有给出通过设置沟槽来容纳被加

热液体，在热屏障的同时还能够增强被加热液体和检 测区域的热连接，从两个方面来提高测量精确程度的 技术启示，也没有证据证明采用该区别技术特征解决 以上所述两个方面的技术问题为本领域的公知常识。 因此，权利要求具有创造性。

三、分析与讨论

（一）案例分析

案件 1 属于典型的区别技术特征起到多个技术效 果的情形，由案例 1 可知，不同审级创造性认定的结 论不尽相同。

复审决定、一审法院和二审法院均认为当区别技 术特征能够带来多个互不关联的技术效果时，只要另 一份对比文件给出了解决其中一个技术问题的技术 启示，本领域技术人员就能够想到将最接近的现有技 术与另一份对比文件结合从而获得权利要求请求保 护的技术方案。

最高人民法院则认为，以一项技术特征同时实现 多个方面的作用和技术效果，是技术创新的重要方式 之一。如果说明书中明确记载了区别技术特征同时具 有多个方面的作用功能和技术效果，并且权利要求限 定的技术方案与说明书的记载具有对应性，应当综合 考虑该区别技术特征实际具有的所有作用功能和技 术效果，不能割裂了区别技术特征与其实现的各个作 用、技术效果之间的有机联系。

由以上分析可知，最高人民法院在创造性的评价 上强调从整体上考虑发明所要解决的技术问题及所 能实现的技术效果，更有利于保护创新。

（二）现有技术达到部分技术效果的情形

当现有技术只能解决区别技术特征对应的多个技 术问题中的一个时，则认定专利不具备创造性，该审 查思路在第 104449 号复审决定中得到了体现。该案涉及一种“半导体背面用切割带集成膜”、申请号为 201010203366.0（以下简称案例 2），复审决定针对 的权利要求 1 如下：

1. 一种半导体背面用切割带集成膜，其包括：切 割带，所述切割带包括基材和设置于所述基材上的压 敏粘合剂层；倒装芯片型半导体背面用膜，所述倒装 芯片型半导体背面用膜设置于所述压敏粘合剂层上。 其中所述倒装芯片型半导体背面用膜由包含热固性树 脂组分和作为可选组分的热塑性树脂组分的树脂组合 物形成，所述热塑性树脂组分的量相对于树脂组分 总量为小于 50wt％，并且当将所述膜在 85℃和85% RH 的气氛下静置 168 小时时，所述半导体背面用膜 的吸湿度不大于 1wt％，其中所述倒装芯片型半导体 背面用膜包含添加至其中的着色剂。

案例 2 是基于现有技术将背面保护膜粘贴到半导 体芯片的背面导致增加粘贴步骤，以致成本增加并可 能损害半导体芯片的技术问题出发，提供一种半导体 背面用切割带集成膜，其能够在半导体晶片的切割步 骤中显示出优良的保持力并能够在半导体元件的倒装 芯片连接步骤后显示出标识性和优良的外观性。对比 文件 1 (US2006/0102987A1) 同样公开了一种半导体背 面用切割带集成膜，其包括支持膜 1（相当于基材）， 设置于支持膜 1 上的可去除的胶粘剂材料 3（相当于 压敏粘合剂层）和设置在可去除的胶粘剂材料 3 上 面的保护膜 2（相当于倒装芯片型半导体背面用膜）， 其中保护膜包含热固性树脂组分和丙烯聚合物（相当 于热塑性树脂组分），并且包含 100 重量份的丙烯聚 合物，其相对于树脂组分总量为小于 50% ；保护膜可 以添加一定量颜料（相当于着色剂）。

权利要求 1 与对比文件 1 的区别技术特征仅在 于 ：半导体背面用膜在 85℃和 85％ RH 的气氛下静

置 168 小时吸湿度不大于 1wt％。基于该区别，案 例 2 实际要解决的技术问题是如何提高激光标识 性以及在回流步骤中抑制或防止空隙产生。对比 文 件 2(TW200846437A) 公 开 了 一 种 黏 晶 膜，含 有 15~30wt% 热塑性树脂成分及 60~70wt% 热固性树脂 成分作为主成分，热硬化后于 85℃、85%RH 的环境 下放置 168 小时的吸水率小于等于 1wt%，在说明书 中明确该技术特征是用于在回焊步骤中抑制或防止空 隙的产生 ( 未提到激光标识性问题 )。

复审决定认为由于对比文件 2 的上述技术特征 公开了与权利要求 1 的成分和吸湿率，能起到跟案 例 2 抑制或防止空隙这一相同的作用，并据此认定 对比文件 2 给出了将上述区别技术特征用于对比文 件 1 以解决其技术问题的启示，权利要求 1 不具备 创造性。

由案例 2 可以看出，评价结合启示时，合议组仅 考虑了区别技术特征起到抑制或防止空隙这一单独 的技术效果，并没有考虑该技术特征所起的另外一个 技术效果，即激光标识性。申请人未进一步提起诉讼。

（三）以正向重塑的观点来探究创新过程

设置专利制度的目的是为了鼓励发明创造，因此 以正向重塑的观点探究发明人的创新过程，并将其融 入结合启示的判断中，对于客观评价发明的创造性至 关重要。

首先，由最接近的现有技术出发 ( 改进的起点 )， 本领域技术人员是否意识到该专利申请所要解决的 技术问题对于创造性的评判至关重要。只有当本领 域技术人员能够意识到该专利所要解决的技术问题 时，才会产生对最接近现有技术进行改进的动机；其 次，在具有改进动机的前提下，现有技术还要给出 改进的技术手段，否则改进只能是纸上谈兵；再次，本领域技术人员对于采用现有技术公开的技术手段 来改进最接近的现有技术，以获得该专利的成功可 能性要有合理的预期，否则本领域技术人员不会主 动进行改进。

我们按照上述思路来探究案例 1 的结合启示问 题。对于案例 1，根据说明书的记载可知，申请人 对加热器进行改进的出发点是基于现有技术中传感 器会受加热元件的影响，不能更好检测容器中液体 的温度这一技术问题。由该技术问题出发，申请人 想到在基板上设置沟槽使得检测区域与加热元件热 绝缘 ( 即实现热屏蔽功能 )。为了实现热屏蔽功能而 对现有技术做出上述改进之后，在发明创造的过程 中申请人又进一步意识到沟槽在使用中将充满正被 加热的液体，这能够增强检测区域与液体的热连接。 由此可见，申请人从技术问题出发对现有技术进行 改进后，对沟槽起到热屏蔽和热连接的技术效果是 有合理预期的。如果简单认为对比文件 5 公开了用 于防止热传感器受到加热元件影响的双层壁 26，通 过常规技术手段在基板上形成包围检测区域的沟槽 能同时带来上述两个技术效果，这显然违背了发明 创造的自然过程，有“事后诸葛亮”的嫌疑。假设 存在一篇现有技术，其公开了沟槽仅能够实现热屏 蔽这一技术效果，由于其发明构思与案例 1 一致， 笔者认为此时认定现有技术存在结合启示是有道理 的，热连接这一技术效果仅仅是属于一种奖励式的 附加技术效果。相反，如果现有技术公开的沟槽仅 能够实现热连接这一技术效果，从发明构思的过程 来看，认定现有技术给出结合启示显然忽略了申请 人对现有技术的贡献。因此，最高人民法院认为应 当综合考量区别技术特征的多个技术效果的有机联 系的观点，能够较为客观地对发明创造过程进行正向重塑。

我们按照上述思路来探究案例 2 中的结合启示问 题。对于案例 2，对比文件 1 已经公开了一种半导体 背面用切割带集成膜，其发明构思与案例 2 相同，均 是通过特定的膜组成实现不增加粘贴步骤来保护半导 体芯片，并且膜还可以含有一定颜料用于着色起标识 作用。而对比文件 2 已经明确披露了区别技术特征能 够获得该申请记载的“回焊步骤中抑制或防止空隙的 产生”这一技术效果，因此认定对比文件 2 给出结合 启示符合“三步法”的审查标准。

（四）欧专局对多技术效果的处理方式

欧洲专利局 ( 以下简称欧专局 ) 审查指南中规定 单行道规则 (One-Way-Street) 来处理涉及多个技术效 果情形下创造性的认定原则，如果取得的预料不到 的技术效果是本领域技术人员根据现有技术在其能 力范围内能够实现的，则这种预料不到的技术效果 仅仅是一种奖励式效果，不能由此判断发明具备创 造性。由此可见，欧专局对于存在多个技术效果的 问题都主张这样一个观点：如果从发展趋势来看，发 明是不可避免、以别无选择的方式出现的，尽管对 比文件与本申请中区别技术特征记载的技术效果不 同或不完全相同，只要现有技术能够组合形成该发 明的技术方案，就可能作出否定创造性的初步结论。 但是如果现有技术中存在多种选择能够解决该申请 的技术问题，就不存在上述单行道情形，对该情形 如何进行创造性认定，欧专局审查指南目前尚没有 给出统一处理方式。

（五）关于结合启示的再思考

对于多技术效果的情形，还存在一些上述案例没 有覆盖的情况，如一个区别技术特征在本申请和现有 技术分别声称完全不同的技术效果。笔者在早期对该情况的技术启示认定进行了讨论 ① ,认为如果发明申 请中声称该区别技术特征能达到一种技术效果 1，而 另一对比文件同时公开了该区别技术特征，但仅记载 所达到的技术效果为 2 时，需要首先分析技术效果 1 和 2 之间是否相互影响，如果技术效果之间存在关联 性，仅获得解决技术效果 2 的对比文件即认为存在技 术启示；如果技术效果相矛盾或对立，则不存在结合 启示；如果技术效果之间不确定是否相互影响或者确 定没有必然联系时，只要另一对比文件公开了上述区 别技术特征，其所达到的技术效果 2 对应的技术问题 也客观存在于最接近现有技术本身时，则上述技术问 题也将成为本发明实际要解决的技术问题之一，那么 从整体上而言最接近现有技术与另一对比文件组合

存在技术启示。上述观点是否可行，尚有待审查实践 的进一步检验。

四、结 语

一个区别技术特征产生多个技术效果时，现有技 术是否存在结合启示是创造性判定中的关键环节。判 定是否存在结合启示时，需要综合考量最接近现有技 术是否存在技术问题、现有技术是否公开了解决该技 术问题的技术手段、最终的技术效果能够合理预期以 及多个技术效果之间是否存在有机联系。只有对上述 因素进行综合考量，将申请人实际作出的贡献与实际 获得的权益相匹配，才能更加客观公正地平衡发明人 和公众的权益。