摘 要：KSR 案后美国和我国在审查过程中的创造性评判标准存在明显差异。为此，本文先对 KSR 案前后美 国创造性评判标准的演变过程进行简单梳理，同时将 KSR 案后美国的创造性标准和我国现行创造性标准进行比对， 并从美国同族审查过程中审查员疑惑较大的技术领域角度出发，结合实际审查案例，进一步分析美国和我国的创造 性评判标准差异产生的原因，以引导审查员在美国同族案件中依法、客观公正地独立审查。

关键词：创造性 KSR 案 技术领域 独立审查

0 引言

为了使创造性的评判标准尽可能客观，避免“事 后诸葛亮”，我国《专利审查指南》给出了判断要求保 护的发明相对于现有技术是否显而易见的方法——“三 步法”：（1）确定最接近的现有技术，在确定最接近的 现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有 技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技 术问题；（3）从最接近的现有技术和发明实际解决的 技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域技术人 员来说是否显而易见。同时，《专利审查指南》还规定 了：在转用发明的创造性评述中，“如果转用发明是在 类似的或者相近的技术领域之间进行的，并且未产生 预料不到的技术效果，则这种转用发明不具备创造性”。 由于转用发明类型的划分主要是依据发明与最接近的 现有技术的区别特征的特点作出的，因此，转用发明 的创造性评判也应当无例外地适用创造性评判的“三 步法”和整体审查原则。可见，无论是一般性发明还 是转用发明，在我国发明创造性的评判标准中，具有 改进动机的现有技术，其技术领域应当是相同、相近 或者类似的。

然而，在部分案件审查实践中，当审查员查阅美国同族案件审查过程时会发现，按照我国“三步法” 的判断方法以及对于技术领域的要求，美国评述创造性所使用的对比文件技术领域跨度有点“夸张”，评述时选用的对比文件有点“随性”，专利申请相对于美国 同族使用的对比文件应当是具有非显而易见性的，即美国同族所使用的对比文件并不能用于评述本申请的 创造性，此时两国的创造性评判标准体现出了明显的 差异性。

而针对中、美两国创造性评判标准的差异，已有 大量文献从理论上进行了相关研究，例如国家知识 产权局学术委员会于 2011 年开始的课题“从 KSR 案 后的各国家和地区创造性标准看创造性标准的发展趋 势”[1]、周良峰的“论专利非显而易见性的审查标准”[2]、 曾柳的“美国专利创造性判断的调整及对我国的启 示”[3] 、张英的“美国 KSR 案对我国专利法创造性判 断的启示”[4] 等，上述文献或对 KSR 案的判决情况和 其他判例进行介绍、或对美国显而易见性指南变化情 况进行介绍、或对我国是否应该调整创造性标准进行 探讨，理论知识丰富且完善，对美国同族案件的审查实践具有较强理论指导意义。而本文则主要在上述理 论研究的基础上，归纳总结了美国创造性评判标准的 演变过程并简要阐述了 KSR 案后美国创造性的评判标 准，从美国同族审查过程中审查员疑惑较大的技术领 域角度出发，结合实际审查案例，进一步分析美国和 我国的创造性评判标准差异产生的原因，以引导审查 员在美国同族案件中依法、客观公正地独立审查。

1 两国创造性评判标准比较

1.1 美国创造性评判标准的演变

根据《美国专利法》第 103 条（a）款的规定，如 果要求授予专利权的技术与现有技术的区别对于本领 域技术人员是显而易见的，则该技术不具备创造性。

众所周知，美国使用的是判例法，从 1966 年至今， 美国创造性标准经历了从 Graham 标准、TSM 法则、 到 KSR 的演变，在这三次标准的变化过程中，主要是 对“本领域技术人员的知识和能力”不断地调整以达 到控制专利质量、保护高质量专利的目的。具体内容 的变化表现为以下方面。

1966 年 美 国 最 高 法 院 在 Graham v. John Deere Co. 一案中确定了非显而易见性判断的四个考查因素： （1）现有技术的范围和内容 ；（2）现有技术与权利要 求所要求保护的技术方案之间的区别；（3）所属领域 技术人员的知识和能力；（4）商业成功、产生无法预 期的技术效果等其他辅助性考查因素。其中前两个因 素的判断较为客观且容易达成一致，而第三个因素则 主观性、不确定性较大，该判断标准被称为“Graham 标准”。

针对第三个因素“所属领域技术人员的知识和 能力”，1982 年美国联邦巡回上诉法院（CAFC）确 定了教导（Teaching） — 启示（Suggestion） — 动机 （Motivation） 的 TSM 法则，根据 TSM 法则，在确定 非显而易见性时，首先需要检索到相关的现有技术文 献，然后需确定在检索得到的文献基础上，本领域技 术人员可以得到明确教导、启示并产生动机，将这些 文献相结合以获得需要保护的专利申请技术。TSM 法 则的初衷是避免在进行显而易见分析时由于阅读了所 要保护的发明而产生事后诸葛亮的后见之明，通过任意拼凑现有技术来否定创造性，同时使得非显而易见 性的判断更为客观和统一，不会因人而异，因此多年 来成为美国法官和专利商标局的指导法则。然而也可 以看出，TSM 标准较为严苛，其规定改进的教导需明 确存在于现有技术文献中，即需要文献明确记载了它 需要解决的技术问题和专利申请需要解决的技术问题 相同，导致在很多情况下，尽管对于本领域技术人员 而言在现有技术的基础上结合简单的分析以获得专利 申请技术是合理和显然的，但是却由于现有技术的文 献没有明确记载所要解决的技术问题或者无法检索到 可以获得结合教导的文献而无法评述创造性。在这一 阶段，美国专利申请量激增同时专利质量急剧下降， 最后导致核心专利申请反而没有得到应有的保护。

2007 年美国联邦最高法院就 KSR 案作出判决时 指出，TSM 准则过于客观化，其局限于现有技术文献 的字面意思而忽视了“本领域技术人员”这项因素， 基于此，联邦最高法院对 TSM 准则进行修正，并重 新启用了“显易尝试（Obvious to try）”，即认为在许 多技术领域，是市场需求而非技术文献决定了创新的 方向，当市场需求需要解决某个问题时，本领域技术 人员就可以从市场中得到启示并可尝试根据自己掌握 的知识去改进现有技术，而当改进结果是预料之内的， 则产生的并不是创新，而是普通技术知识和常识的产 物。

KSR 案判决对专利非显而易见性判断标准的改变 是美国专利制度史上一个重大变化，KSR 案后美国专 利商标局迅速于 2007 年 10 月 10 日起实行了新的审查 指南，对本领域技术人员的技术水平和结合启示来源 进行了重新定义：首先，本领域技术人员不再是机器 人，而是具有一般创造性，本领域技术人员可以根据 技术推理、技术发展趋势、市场因素或市场动力等来 得到改进教导，并可以使用本领域的常规技术手段和 公知常识来改进一项技术，明显提高了本领域技术人 员的主观能力 ；同时能给出结合启示的文献来源也不 断扩大，美国选取的现有技术文献可以来自不同的技 术领域并且解决不同的技术问题。可以看出，KSR 案 后美国的创造性尺度明显提高，一般的微小创新很难 再获得专利授权。

1.2 KSR 案后美国和我国的创造性标准对比

综上可以看出，KSR 案后美国审查标准和我国现 行审查标准在本领域技术人员的知识和能力以及对比 文件技术领域的相关度上有着明显差异。

首先，关于创造性评判的主体——本领域技术人 员，我国对于本领域技术人员的定义为“所属技术领 域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一 种假设的‘人’，假定他知晓申请日或者优先权日之前 发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该 领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常 规实验手段的能力，但他不具有创造能力 ；如果所要 解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技 术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域 中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普 通技术知识和常规实验手段的能力”。即我国的本领域 技术人员是不具有创造性的，其仍需要受现有技术中 已经存在的技术问题的引导而被动地改进现有技术， 而 KSR 案后美国的本领域技术人员具有普通创造力以 及组合现有技术的能力，具体地需要综合考虑发明人 的受教育水平、该领域一般工人的受教育水平、该技 术的复杂程度以及发生革新的频度。可见，在美国本 领域的普通技术水平会随着例如技术领域、技术问题 等而不同，例如计算机领域类的发明，美国的普通技 术水平可能会高于中国，从而导致美国认为该领域某 项发明的创造性的高度偏低。

同时，关于技术领域，我国“三步法”的实质为 把握发明构思，还原发明过程，即需要回到申请日之 前，从申请人的角度去考虑现有技术文献中存在的技 术问题，并得到教导和启示，以产生动机去寻找现有 技术对其进行改进。“三步法”对于教导和启示的要求 并不像 TSM 法则那么僵化，而是可以站位本领域技术 人员，从文献中去发现其客观存在的、和专利申请相 同的技术问题，然而由于“三步法”要求还原发明过 程，体现的是以技术问题为导向，因此产生教导的文 献技术领域一般要求为与本申请相同、相近或类似的 技术领域，对于转用发明的创造性评判时，也应考虑 另一技术领域的现有技术是否给出了将其解决了同样 的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的关键技术手段或原理用于发明所在技术领域的技术启示，如 毫无关联的其他技术领域则不会存在同样的技术问题， 也就无法以此作为教导还原发明过程来获得本申请的 技术方案。相较之下，KSR 案后，美国并不特别强调 发明构思，本领域技术人员可以根据市场需求或设计 驱动从其他技术领域寻求教导和启示，因此对于技术 领域并无明确要求，对于技术问题的发现和提出也不 会成为本申请具有非显而易见性的理由。

从以上两点不难看出，美国在创造性评判中赋予 本领域技术人员的知识和能力相对我国本领域技术人 员较强，且其能够延伸到其他技术领域的跨度也相对 较大，因此克服技术领域间技术障碍的技术水平较高， 这也是为何对于同一份现有技术，美国可以用于评述 创造性，而我国审查员则会考虑到 “领域相差太远， 技术问题并不存在，无法给出教导和启示”而放弃使 用该文献的原因。

为更直观地体现两国审查过程中因技术领域差异 而造成的创造性评判标准不一致，下面将结合两个具 体审查案例来进一步进行比较分析。

2 两国具体审查案例比较和思考

2.1 案例一

现有技术中桥梁检修用的桥面脚手架搭设方式是 直接通过连接板 110 和支撑点 A 、B 两点的螺栓 120、 104 （参见附图 1 、2）固定在桥面板 130 上方，由于 脚手架上需安放水封爆破硬件或承载重混凝土铸件的 浇铸模具等重达几百公斤的重型机床，一旦桥面板上表 面不平顺时则会导致连接方式不稳固而存在安全隐患。

为此，本申请在原有连接结构的基础上增设了附 接构件 102，脚手架支架 101 的连接板 110 的支撑点 B 点通过附接构件 102 与桥面板 130 连接，因为附接 构件 102 和支撑点 A 点的螺栓 120 是分离的，从而可 以调整连接板 110 的水平度，将脚手架支架 101 附接 于较为不平顺的桥面板，并避免因桥面板不平顺而带 来连接不稳固的技术问题。

权利要求 1 要求保护的技术方案为：

一种用于将脚手架支架 (101) 附接到桥面板的附 接方式，所述脚手架支架设置为由至少两个支撑点支

撑在桥面板上方，其中在面板上方的支撑点中，至少 一个支撑点 (120) 设置为从桥面板接收压缩力，并且 至少一个支撑点设置为从附接构件接收拉力，其特征 在于，该附接构件 (102) 装配成利用至少两个附接部 件 (103) 附接于桥面板 (130)，并且该附接构件 (102) 还包括至少一个用于将该附接构件 (102) 附接到所述 脚手架支架的接收拉力的支撑点的附接部件 (104) ；该 附接构件 (102) 包括在所附接的脚手架支架的附接板 (110) 的上表面上方延伸的衬套 (109)，所述附接部件

(105) 装配成通过该衬套 (109) 安装。

美国同族审查过程中使用了对比文件 1 ，一种游 泳池岸边的悬臂式水上训练装置单篇评述本申请创造 性，其分类号为 A63B，具体技术方案为：该装置 10A 通过连接部件 40、16、18 固定在游泳池岸边，横杆 52 用于运动员的训练（如图 3 、4 所示），其要解决的 就是连接紧固的技术问题。美国同族的评述方式为 ： 脚手架支架 10A 设置为由两个支撑点支撑在桥面板上 方，在面板上方的支撑点中，支撑点 40 设置为从桥 面板接收压缩力，两个支撑点设置为从附接构件（板 16、18 、22 、24 组成附接构件）接收拉力，板 16、18 装配成利用至少两个附接部件 20 附接于桥面板，附接 构件还包括至少一个用于将该附接构件 16、18 附接到 所述脚手架支架的接收拉力的支撑点的板 22 、24，至 于附接板和衬套的设置为本领域常规技术手段。

从我国发明创造性评判中对于技术领域的要求以 及“三步法”中发明构思比对的特点出发，美国同族 使用的对比文件 1 并不能为我国审查员所用来评述本 申请的创造性，原因如下。

对于我国的创造性评判标准而言，从技术领域划

分来看，本申请和对比文件 1 虽然都涉及连接固定装 置，但二者对连接固定装置的结构要求以及解决的技 术问题都存在差异。一方面，本申请的连接固定装置 用于桥梁检修领域，分在小类 E01D 下，由于脚手架 的高空作业环境、重达几百公斤重型机床以及施工人 员的承重要求，会使得桥梁领域的本领域技术人员在 选择使用连接固定装置时，更加注重连接固定装置的 连接强度、支撑点位置，和抗拔防脱的安全性，而对 比文件 1 用于泳池健身器材领域，使用者在漂浮于水 中时借助岸边训练装置的支撑杆 52 进行训练，这种 使用模式下对于训练装置与岸边连接固定装置的承重 要求只需要在使用者的体重范围内即可，因此，桥梁 检修领域的本领域技术人员没有动机去一个没有重载 强度要求的泳池岸边训练装置领域寻找相应的连接固 定方式；另一方面，对比文件 1 并不存在本申请的通 过解决平整度而提供安全的检修施工环境的技术问题， 从以技术问题为导向的改进动机出发，本领域技术人 员也不会容易想到将现有技术中没有解决本申请技术 问题的泳池岸边训练装置的连接固定方式用于桥梁检 修施工用的脚手架，更不会采用美局通知书中将发明 构思完全不同的技术方案进行单纯的技术特征对比式 的创造性评述。因此，两者连接固定装置应用领域 的不同导致解决的技术问题和技术效果差异显著， 我国审查员按照现有的创造性评判标准无法使用美 国同族的对比文件 1 作为最接近现有技术评述本申请 的创造性。

但是，美国的创造性评判标准中因为本领域技术 人员的知识水平是根据所在领域的技术发展水平而确 定的，不需要完全受现有技术中已经存在的技术问题 的引导而被动改进现有技术，而是能够根据自己的主

观能力结合普通知识去对不同技术领域解决不同技术 问题的现有技术作出相应的调整和改进，因此，美国 的本领域人员对于技术领域的跨越能力较强；且从一 个上位的技术领域和技术问题出发，对比文件 1 与本 申请都是涉及到连接固定装置，基于对比文件 1 中训 练装置与泳池岸边的连接固定方式，该国的本领域技 术人员可以根据自身对于连接固定手段的常识而根据 应用环境的变化对其结构强度、支撑点位置进行调整 和改进，以用于脚手架与桥面的连接进而解决桥面不 平顺的技术问题。另外，美国之所以采用 KSR 案的“非 显而易见性”作为创造性评判标准，目的是为了提高 创造性门槛以适应其经济发展水平，在没有证据表明 现有技术排斥将对比文件 1 中的训练支撑用装置转用 至桥梁用的脚手架支撑装置时，对本领域技术人员来 说，本申请是显而易见的。可见，美国审查员的这种 评述思路在该国创造性评判标准下也是合情合理的。

2.2 案例二

为获得更好的竞技成绩，运动员容易对棒球棒进 行内部结构改造以增加棒球棒性能，现有技术中（如 图 7 所示）主要是通过在棒体和盖体外侧粘贴标签来 防止改造棒球棒的内部结构，但是由于粘贴标签的位 置位于球棒最外侧，仍然存在容易被取下且影响了棒 球棒击球性能的技术问题，因此，需要设计一种容易 检测出其内部构造是否经过人为改造并且不会影响击 球性能的棒体。

对此，参见图 5 、6，本发明主要是通过在棒体远 离手柄的端部设置一半透明或透明的盖，在盖与棒体 的接触的三个面粘贴有安全标签，一旦盖体移开后再 合上，则检查人员可以快速地从可视盖体看到安全标 签被破坏，从而鉴别出棒体内部被改造的可能。

权利要求 1 要求保护的技术方案为：

一种球棒，包括：一握把；一棒体（58），其一端 系连接或一体成形于所述握把； 一透明或半透明盖体 （50），其系设置于所述棒体的另一端；以及一安全标 签（52 、54 、56），其系藉由一透明或半透明黏胶而黏 接于所述盖体及所述棒体（58）的接触面，可以透过 所述盖体（50）观察到所述安全标签（52 、54 、56）， 当移除所述盖体（50）时，所述安全标签会被破坏

（52 、54 、56）。

美局在同族审查过程中使用 2 篇对比文件评述其 创造性，其中对比文件 1 属于本申请的背景技术（如 图 7 所示），对比文件 2 为用于容器包装的瓶盖，其安 全标签 6 一端与密封层 2 一体成型，另一端延伸至透 明瓶盖 18 外侧并通过粘胶粘贴于透明瓶盖 18 外侧上 防止改装。在通知书中的具体评述方式为：对比文件 1 公开了一种棒球棒，并具体公开了握把、棒体 14、盖 体 40，盖体 40 与棒体 14 的外侧面粘贴有安全标签 42，当移除盖体 40 时，安全标签 42 会被破坏。而对 于权利要求 1 与对比文件 1 的区别“安全标签（52、 54 、56），其系藉由一透明或半透明黏胶而黏接于所述 盖体及所述棒体（58）的接触面，可以透过所述盖体 （50）观察到所述安全标签”，其解决的技术问题是 ： 提高防改性能。对比文件 2 具体涉及一种瓶盖（如图 8 所示），在透明瓶盖 18 和瓶体 1 的接触面之间设置 有安全标签 6，安全标签 6 通过透明或半透明粘胶粘 贴与瓶盖 18 上。美局认为对比文件 2 公开的上述内容 同样能够提高防改性能。

评判中对于技术领域的要求以及“三步法”中技术启示的要求出发，我国审查员与美局对于创造性的评判 结论会存在分歧，理由如下。

从技术领域划分来看，本申请和对比文件 1 属于 体育器材的棒球棒领域，分类号为 A63B，相比于对 比文件 1 公开的内容，本申请实际要解决的技术问题 是粘贴在棒体和盖体外侧的标签容易被取下并影响棒 体击球性能的技术问题。而对比文件 2 公开的瓶盖应 用于容器包装领域，分类号为 B65D，其与对比文件 1 的应用领域不同。

作为体育器材领域的本领域技术人员应当知道球 棒由于需要击打棒球，其在整体设计上需要棒体和盖 体保持很好的组合才能保证挥棒速度和挥棒力度，而 安全标签的设置位置以及相应的粘胶位置都会影响球 棒性能，因此需要进行精准的布设 ；而对比文件 2 中 的安全标签一端与密封层一体成型，另一端延伸至瓶 盖外侧，只要保证安全标签延伸至瓶盖外侧的另一端 与透明盖体粘贴即可，本领域技术人员没有动机去一 个没有精准布设要求的技术领域去寻找相应的布设方 式，并且将包装领域中的没有精度要求的普通安全标 签设置方式用于对比文件 1 中，将安全标签胶粘于球 棒与盖体之间，这种看似小的改动在跨越了技术领域 后是需要考虑克服技术难题的；另一方面，二者解决 的技术问题和采用的技术手段也不尽相同，本申请要 解决的是防止改动的同时还不会影响棒球棒的击球性 能，所以将安全标签粘贴在棒体与盖体之间，而对比 文件 2 中安全标签设置在瓶盖和瓶体之间仅仅是为了 使与密封层一体成型的安全标签延伸出瓶盖外侧并最 终粘贴于瓶盖外侧，将其结合至对比文件 1 中并不能 还原本申请的发明构思，也达不到本申请所要达到的 技术效果。因此，我国审查员按照现有的创造性评判 标准，对比文件 2 并不存在结合启示。

但是，从美国现行的创造性评判标准来看，本领 域技术人员可以自行从市场上发现棒球棒安全标签位 置的改进需求，这种需求能够允许本领域技术人员克 服技术领域的限制，到具有同样防改动安全标签的其 他技术领域中去寻找相应的技术手段，本领域技术人 员的一般创造力也能够促使他意识到安全标签的设置 位置会影响球棒的击球性能，并尝试根据自己掌握的

知识去改进现有技术，从而能够在对比文件 2 公开的 基础上仅仅选择位于瓶体与透明瓶盖之间的那部分安 全标签的位置结构，从而得到棒体与盖体之间胶粘有 安全标签的技术方案。可见，按照 KSR 案后美国的创 造性评判标准，对比文件 2 的结合启示又是显而易见的。

3 结束语

从上面两个审查案例中可以看出，中美两国创造 性的评判标准对于技术领域的要求、本领域技术人员 的知识和能力是存在显著差异的。我国在“三步法” 中强调以技术问题为导向还原发明产生的起点和发明 构思的形成，对于最接近现有技术的选取、结合启示 的判断也相对注重技术领域，能够给出技术启示的现 有技术一般是与本申请相同、相近或类似的技术领域， 这是一种较严格的、客观的判断创造性的方法 ；而美 局的审查方式则是以市场需求为指引，本领域技术人 员在市场需求的指引下可以突破自身所在领域或相近、 类似的技术领域，到其他技术领域去主动地寻求解决 问题的手段，并通过创造性思维来改进现有技术，虽 有利于核心专利的保护，然而其主观性较强，创造性标准也较高。

众所周知，创造性标准是与一个国家的技术发展 水平相适应的，创造性标准的制定体现着国家专利政 策和专利战略，美国提高创造性标准是基于其国内技 术发展水平和经济发展需要而进行的改革，而我国的 科技水平与国外发达国家的水平还存在一定距离，实 行客观化与适度降低的创造性标准，有利于激励我国 专利事业，提高自主知识产权的水平，促进我国经济 发展 [4] 。因此，审查员在美国同族案件的审查实践中， 应当尤其注意两国在审查过程中对于技术领域关注度 的差异，才能准确把握发明的创造性高度作出客观公正 的判断。（第二作者对本文贡献等同于第一作者）

参考文献：

[1] 机械发明审查部 . 从 KSR 案后的各国家和地区创 造性标准看创造性标准的发展趋势，Y110501[R]. 国家知识产权局，2011.

[2] 周良峰 . 论专利非显而易见性的审查标准—以美

国最高院KSR 案为视角[D].上海：华东政法大学， 2009.

[3] 曾柳 . 美国专利创造性判断的调整及对我国的启 示 [D]. 上海：华东政法大学，2011.

[4] 张英 . 美国 KSR 案对我国专利法创造性判断的启 示 [D]. 重庆：西南政法大学，2009.