摘要：2020 年 2 月 1 日，国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的公告（第 343 号）正 式实施，对涉及人工智能等新业态新领域专利申请审查规则进行修改，此次修改增加了 完整的章节，专门针对“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请审查”作 出相关规定。《专利审查指南》（2020 版）（以下简称《审查指南》）第二部分第九章此 次修改内容，属于《审查指南》第二部分第九章第 2-5 节的特别法，具有特别法的优先 适用地位。此次修改的基本要义在于，进一步放宽保护客体技术性判定的要求，保护客 体判定采取整体性原则，新颖性和创造性判定时注重全面考虑规则和整体考虑规则。

关键词：专利侵权 惩罚性赔偿 法定赔偿 举证责任

2020 年 2 月 1 日，国家知识产权局关于修改《专 利审查指南》的公告（第 343 号）正式实施，对涉及 人工智能等新业态新领域专利申请审查规则进行修 改。此次修改并非像历次修改一样对《专利审查指 南》的相关部分举行局部修改调整，而是在现行《专 利审查指南》（2020 版）（以下简称《审查指南》）第 二部分第九章第 1-5 节之后增加了完整的第 6 节，专 门针对“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明 专利申请审查”作出相关规定。可见，针对涉及人工 智能、互联网 +、大数据以及区块链等的发明专利申 请具有的包含算法或商业规则方法的特点，形成专 门的审查规则。上述发明专利申请，主要属于 ICT 产 业（信息通信产业）的发明创造，上述规则修改将对 ICT 产业专利授权确权规则产生较大影响。

一、包含算法特征或商业规则和方法特征的发明 专利授权确权规则的基本归属

根据国家知识产权局《关于 < 专利审查指南第二 部分第九章修改草案（征求意见稿） > 的说明》，此 次《审查指南》第二部分第九章修改内容，主要针对 算法特征 + 技术特征，商业规则方法特征 + 技术特征 等的发明专利申请。就《审查指南》第二部分第九章 此次修改内容与《审查指南》第二部分第九章第 2-5 节的关系而言，构成特别法与一般法的关系。《审查 指南》第二部分第九章第 2 节是“涉及计算机程序的 发明专利申请的审查基准”，《审查指南》第二部分第 九章此次修改内容所增加的第 6 节所针对的“包含算 法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请”，基 本上属于“涉及计算机程序的发明专利申请”。从《审查指南》第二部分第九章此次修改内容给出的 9 个案 例而言，全部属于涉及计算机程序的发明专利申请。

《审查指南》第二部分第九章此次修改内容，属 于《审查指南》第二部分第九章第 2-5 节的特别法， 按照同一位阶规范性法律文件特别法优于一般法的规 则，针对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明 专利申请，优先适用《审查指南》第二部分第九章此 次修改内容。在审查实践中，判断《审查指南》第二 部分第九章此次修改内容是否适用，并非需要从发明 主题上判断所涉专利申请是否属于涉及人工智能、互 联网 +、大数据以及区块链等新领域新技术新业态的 发明专利申请，而是需要从权利要求所要求保护的技 术方案的角度判断是否属于“包含算法特征或商业规 则和方法特征的发明专利申请”，重点在于审查权利 要求所要求保护的技术方案是否包含算法特征或者商 业规则和方法特征。所谓“算法”，是一系列解决问 题的清晰指令构成的用系统方法描述解决问题的策略 机制。可见，包含算法特征的核心在于包含用系统方法解决问题的机制，包含解决问题的方法流程。

二、包含算法特征或商业规则和方法特征的发明 专利授权确权规则的比较分析

事实上，由于上述特征，对于包含算法特征或商 业规则和方法特征的发明专利授权确权规则一直是各 国关注的难点问题。

（一）美国法律实践经验

1. 美国相关法律规则

美国专利法保护客体包括方法、机器、产品、物 质合成，在判例法中分别给出了定义。① 同时，通过 司法实践，美国最高法院明确不授予专利权的客体包

括自然规律、物理现象和抽象概念② 。对于包含算法 特征或商业规则和方法特征的发明而言，尤其需要判 断是否属于“抽象概念（abstract idea）”，亦即如何 区分受到专利法保护的包含算法特征或商业规则和方 法特征的发明专利和属于抽象概念的不属于专利法保 护的创新创造。这是由于算法本身更类似于数理逻辑， 而与解决技术问题的技术手段存在一定差异。美国最 高法院 Alice 案确立针对商业方法专利保护客体的两 步骤判断方法：首先判断是否属于法定类别，其次判 断是否属于法定例外（抽象概念等）以及权利要求中 是否包含其他特征使得权利要求符合“明显超出”法 定例外的司法例外情形。例如，在 Berkeimer v. HP 案 中，涉及的数字资产管理系统通过防止相同内容的文 字和图片的重复存储的方式，提高效率降低重复率， 使得可以通过一次操作改变包含相同存储对象的所 有元素。地区法院认为，权利要求保护的是使用公知 的、例行的和通常的计算机功能实现的方法步骤，并 据此以即席判决（summary judgment）③ 的审理方式 认定其不属于专利法保护客体。美国联邦巡回上诉法 院（CAFC）认为，请求保护的方案相对于现有技术 提升了效率和计算机功能，采用即席判决的审理方式 不妥当，应当对其是否包含其他特征进行事实认定。

2.美国最新法律实践

2019 年 1 月，美国专利商标局发布 2019 年专 利保护客体审查指引④ ，在坚持上述美国最高法院 Alice 案两步骤判断方法的基础上，对第二步骤进行 了修改，在判断是否属于法定例外中的“抽象概念” 时，需要判断是否具有实际应用。也就是说，如果权 利要求将抽象概念整合在一个实际应用中，则符合专利法保护客体的要求；如果权利要求没有将抽象概念 整合在一个实际应用中，则需要判断权利要求中是否 包含其他特征使得权利要求符合“明显超出”法定例 外。对于“具有实际应用”，说服审查员认可符合专 利保护客体规定的最简便的方法是，主张该权利要求 是计算机功能的提高或者对其他技术的提高。该指引 实施以来最为重要的案例是，美国专利审判和上诉委 员会针对 Ex parte Eileen C. Smith 案做出的决定⑤ 。该 案件涉及一种在混合交换系统中进行衍生品交易的方 法，其权利要求 1 为，“一种在混合交换系统中交易 衍生产品的方法，所述方法包括：通过通信网络和订 单路由系统收集订单，并将其放置在电子书数据库中； 在电子交易引擎处识别来自第一拥挤市场参与者的新 报价，其中新报价中的出价或要约价格中的一个与电 子书数据库中来自公共客户的订单中的相应价格相匹 配；从电子书数据库中删除至少一部分订单，延迟自 动执行新报价和订单，并启动计时器；经由通信网络 和电子报告系统，报告指示至少部分订单的执行的市 场报价，同时延迟自动执行；在电子交易引擎处接收 到来自第一人群市场参与者的新报价之后，在计时器 到期之前，从第二人群市场参与者处接收第二报价， 其中第二报价与公共客户的相应价格匹配在电子书数 据库中订购；在电子交易引擎中的第一和第二拥挤市 场参与者之间分配订单，其中直到计时器到期才执行 该订单。”美国专利实质审查部门认为，该专利申请 属于抽象概念，不属于美国《专利法》的保护客体。 美国专利审判和上诉委员会撤消了上述驳回决定。其 认为，根据 2019 年专利保护客体审查指引，权利要 求 1 的特征列举了衍生产品交易环境中发生的一些操 作，在判断是否属于法定例外中的“抽象概念”时， 需要判断是否具有实际应用。权利要求 1 列举了各种 与计算机实现相关的限定，例如混合交换系统、通信 网络和订单路由系统、电子交易引擎、电子书数据库

和电子报告系统，是与电子衍生产品交易特定的限定， 但是说明书中并没有特别限定其结构或者配置，因此， 这些限定不满足实际应用司法例外的要求。同时，美 国专利审判和上诉委员会 (PTAB) 指出，权利要求 1 针对电子环境和交易大厅同时进行的混合交易系统存 在的问题，采取的手段包括，（1）“延迟自动执行新 报价和订单，并启动计时器”；（2）在“延迟自动执 行”订单后且在“计时器到期之前”，接收第二报价， “其中第二报价与公共客户的相应价格匹配在电子书 数据库中订购”；（3）“在电子交易引擎中的第一和第 二拥挤市场参与者之间分配订单，其中直到计时器到 期才执行该订单”。这些限定使权利要求将抽象概念 整合在实际应用中，符合专利法保护客体的规定。据 此， 美国专利审判和上诉委员会撤消了驳回决定。

（二）欧洲法律实践经验

1. 欧洲相关法律规则

《欧洲专利公约》第 52 条规定了“可以取得专利 的发明”。其中，《欧洲专利公约》第 52 条第 1 款规 定，“对于任何有创造性并且能在工业中应用的新发 明，授予欧洲专利。”第 52 条第 2 款规定，“下列各 项尤其不应认为是第一款所称的发明 ： a)发现科学 理论和数学方法；b)美学创作；c)执行智力行为、 进行比赛游戏或经营业务的计划、规则和方法，以及 计算机程序； d)情报的提供。”第 52 条第 3 款规定， “第 2 款的规定只有在欧洲专利申请或欧洲专利涉及 该项规定所述的主题或活动的限度内，才排除上述主 题或活动取得专利的条件。”可见，欧洲专利法律规 则将计算机程序和智力活动的规则方法排除在专利法 保护的客体范围内。

2. 欧洲最新法律实践

《欧洲专利局审查指南》对此进一步细化，《欧洲 专利局审查指南》(2018 版 ) 指出，《欧洲专利公约》 第 52 条第 1 款规定的“发明”必须是具体的技术方案，第 2 款对排除在专利法保护客体之外的主题作出 了非穷举性列举。在进行客体判断时，需要将权利要 求保护的整体方案视为一个整体判断是否具有技术特 征，这一判断是在不考虑现有技术状况的前提下进行 的。只要具有技术特征，就需要评估每一个特征（包 括技术特征和非技术特征）在发明中是否对要求保护 的主题作出了贡献。2018 年《欧洲专利局审查指南》 对专利保护排除的客体范围进行了修改。原《欧洲专 利局审查指南》G 部分“专利性”第Ⅱ章“发明”第 3 节“排除的主题”明确排除在专利法保护的客体范 围之外的主题包括：发现，科学理论，数学方法，美 学创作，智力活动、游戏或者商业方案、规则和方 法，计算机程序，信息呈现（主要包括用户界面和数 据获取、格式和结构）。2018 年《欧洲专利局审查指 南》进行了修改，在“数学方法”部分增加了“技术 应用”、“技术实施”，大幅调整“智力活动、游戏或 者商业方案、规则和方法”的审查规则，在“计算机 程序”部分增加了“计算机实施的发明”，包括信息 建模、编程活动和编程语言， 数据获取、格式和结构， 并且将“数据获取、格式和结构”从原《欧洲专利局 审查指南》的“信息呈现”部分移入 2018 年新《欧 洲专利局审查指南》的“计算机实施的发明”部分。 可见，上述修改都是与 ICT 产业涉及包含算法特征或 商业规则和方法特征的发明专利申请相关。

第一，在“数学方法”部分增加了“技术应用” 和“技术实施”。2018 年《欧洲专利局审查指南》全 面改写了原《欧洲专利局审查指南》这一部分的内 容，首先明确了“数学方法在解决各个技术领域的技 术问题起着重要的作用”。并将规则明确为，如果权 利要求仅仅涉及抽象的数学方法而不需要任何技术 手段（例如仅仅制定数学方法的数据或者参数的技 术性质），则排除在专利法保护客体之外 ；如果权利 要求涉及使用技术手段（例如计算机）的方法或者 设备，则该主题整体上具有技术特征从而不应排除在 专利法保护客体之外。2018 年《欧洲专利局审查指

南》在“数学方法”部分增加了“技术应用”、“技术 实施”。就技术应用而言，评估数学方法对发明作出 的贡献时需要考虑该数学方法是否用于特定的技术 目的，例如通过测量压实机的经过次数确定所需材料 密度，属于用于技术目的的数学方法，而诸如“控制 技术系统”的目的（并非特定的技术目的）并不足 以赋予数学方法技术应用的特性。就技术实施而言， 如果权利要求是针对数学方法的特定技术实施，并且 有计算机驱动使得该数学方法特别适用于该实施，则 该数学方法的技术实施符合保护客体要求。反之，如 果数学方法并不用于技术目的并且技术实施并未超 出一般实施的范围达到特定技术实施的程度，则不属 于保护客体。

进而，2018 年《欧洲专利局审查指南》在该部 分进一步针对人工智能和机器学习，模拟、设计或者 建模，作出具体规则。一方面，人工智能和机器学习。 人工智能和机器学习领域的发明专利申请，需要区分 基于分类、聚类、回归和降维的计算模型和算法，与 计算模型和算法在各种技术领域的具体应用。神经网 络、遗传算法、支持向量机、K 均值、核回归等分类、 聚类、回归和降维的计算模型和算法，本身具有抽象 的数学性质，神经网络、推理引擎、支持向量机这样 的表述，通常属于缺乏技术性的抽象模型。与之对比， 如果分类方法应用于技术目的，生成训练集的步骤和 训练分类器支持技术目的的实现，则应当认为作出了 技术贡献。另一方面，模拟、设计或者建模。模拟、 设计或者建模的权利要求通常属于数学方法或者智力 活动。在计算机辅助设计特定产品、系统或者过程的 情况下，需要判断所确定的与技术对象的功能有内在 联系的技术参数是否基于技术考虑，如果基于技术考 虑则具有技术目的。

第二，大幅调整“智力活动、游戏或者商业方案、 规则和方法”。原《欧洲专利局审查指南》对此部分 作出统一的笼统规定，2018 年《欧洲专利局审查指 南》针对“智力活动的方案、规则和方法”，“游戏的方案、规则和方法”和“商业活动的方案、规则和方 法”分别加以规定。首先，如果一项方法权利要求中 的所有方法步骤都是由智力活动实现的，则属于不受 专利法保护的智力活动的方案、规则和方法；如果要 求保护的方法需要使用技术手段（例如计算机、测量 装置等）来执行其中至少一个步骤，或者如果其将物 理实体作为产物，那么不是智力活动的方案、规则和 方法。其次，如果权利要求保护的主题限定了实施游 戏规则的技术手段，那么其具备专利法所规定的技术 特性，同时游戏规则本身或者游戏规则本身的纯自动 化实现不能给权利要求带来创造性。需要从工程师或 者游戏程序员的角度来评估游戏规则实现的创造性， 该技术人员的任务是实现由游戏设计者给予他的游戏 规则。还有，如果权利要求保护的主题限定了商业方 法至少一些步骤是通过技术手段实现的，例如计算机、 计算机网络、可编程装置等，那么其仍然属于《专利 法》的保护客体，需要根据哪些特征对发明技术特性 作出了贡献来判断其新颖性和创造性。

第三，在“计算机程序”部分增加了“计算机实 施的发明”。计算机程序本身被排除在专利法保护客 体的范围之外，但是该排除并不适用于具有技术特性 的计算机程序。也就是说，如果计算机程序在计算机 上运行时产生了“进一步的技术效果”，则可以成为 受到专利法保护的客体。其中，“进一步的技术效果”， 是指超出计算机程序与运行计算机程序的计算机硬件 之间的正常的物理交互的技术效果。例如，计算机中 的电流循环，其本身不足以赋予计算机程序技术特性； 控制技术过程或者计算机本身的内部功能或者界面， 可以赋予计算机程序技术特性；指定控制汽车的防抱 死制动系统、压缩视频、恢复失真的数字图像等，均 属于产生了进一步的技术效果。另外，将“涉及计算 机、计算机网络或者其他可编程装置的权利要求表达， 其中至少一个特征是由计算机程序实现的”称为“计算机实施的发明”，如果采用计算机实施方法、计算 机可读存储介质或者设备的权利要求的方式则由于使 用了相应的技术手段而具备技术特性。

进一步，“计算机实施的发明”部分规定了“信 息建模、编程活动和编程语言”。通常而言，信息建 模是系统分析人员在软件开发第一阶段进行的对现实 世界系统或者过程的描述，是缺乏技术特性的治理活 动，从而信息建模的建模语言规范、信息建模过程结 构、信息模型固有属性、信息模型维护没有技术特性。 如果发明的上下文描述了用信息模型解决特定技术问 题，那么可以赋予其技术特性。编程活动是一种非技 术性智力活动，只要不是在具体应用或者环境中使用 并且产生技术效果，那么就不属于专利法保护客体。 例如，面向对象编程，虽然其有助于程序员更加高效 地编写程序，但是其本身没有解决技术问题，不具备 技术特性。

三、中国包含算法特征或商业规则和方法特征的 发明专利授权确权规则的分析

对于包含算法特征或商业规则和方法特征的发明 专利申请，需要从 3 个方面进行审查，同时这 3 个方 面具有逻辑联系⑥ ：首先，审查涉案专利申请是否属 于专利法意义上的保护客体（包括根据《专利法》第 25 条和第 2 条的审查）；其次，审查权利要求是否以 说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范 围；最后，审查权利要求是否具有新颖性和创造性。 此次《审查指南》修改强调的是，在上述 3 个方面的 判断上，注重从整体角度考虑“技术特征以及与技术 特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法 特征或商业规则和方法特征”，从而使得第 1 个条件 （符合保护客体要求）降低，同时提高第 2、3 个条件， 平衡地保护专利申请人和社会公众的利益。

一是，进一步优化保护客体技术性判定的要求， 保护客体判定采取整体性原则，防止因割裂技术特征进行保护客体判断产生的问题。2018 年《欧洲专 利局审查指南》的经验之一在于，需要将权利要求 保护的整体方案视为一个整体判断是否具有技术特 性。例如，2018 年《专利审查指南》规定，如果要 求保护的方法需要使用技术手段（例如计算机、测 量装置等）来执行其中至少一个步骤，或者如果其 将物理实体作为产物，那么不是智力活动的方案、 规则和方法。美国专利商标局 2019 年专利保护客体 审查指引中所规定的“如果权利要求将抽象概念整 合在一个实际应用中，则符合专利法保护客体的要 求；如果权利要求没有将抽象概念整合在一个实际应 用中，则需要判断权利要求中是否包含其他特征使 得权利要求符合‘明显超出’法定例外”，也同样体 现了整体性原则。

中国《专利审查指南》此次修改稿强调，“在审 查中，不应当简单割裂技术特征与算法特征或商业规 则和方法特征等，而应将权利要求记载的所有内容作 为一个整体，对其中涉及的技术手段、解决的技术问 题和获得的技术效果进行分析。”如果权利要求中除 了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征， 该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和 方法，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。可 见，在这一过程中，技术特征与算法特征或商业规则 和方法特征之间的关联程度或者关系紧密程度，是判 断的关键 ,亦即中国《审查指南》此次修改稿所规定， “如果权利要求涉及抽象的算法或者单纯的商业规则 和方法，且不包含任何技术特征，则这项权利要求属 于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的智力活 动的规则和方法，不应当被授予专利权。 ……如果权 利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包 含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力 活动的规则和方法，则不应当依据专利法第二十五条 第一款第（二）项排除其获得专利权的可能性。”通 常而言，《专利法》第 25 条和第 2 条的审查也是在未 对现有技术进行检索过程前进行的。

在法律实践中，技术特征与算法特征或商业规则 和方法特征之间的关联程度或者关系紧密程度，是判 断的关键。下面以国家知识产权局之前的审查实践作 为验证。在 10720 号复审请求审查决定中，国家知识 产权局认为，“权利要求 1 要求保护一种信息通知方 法，该方案针对背景技术存在的在报表明细传输过程 中无法避免使用人力，即传递人员必须通过计算机输 入对方的邮件地址或在传真机上输入号码，因此费时 费力、没有效率的问题，权利要求 1 的方法所要解决 的问题是通过网络系统将报表明细完成编辑后自动将 通知信息传送至需要接收的单位的信息接收装置，因 此属于信息传输中的技术问题；并且为了完成自动传 送包括报表的通知信息，该方法采用了建立接收单位 基本数据库，信息通知系统判断是否接收到通知信息， 读取该通知信息并取出接收单位的相关资料，根据接 收单位的相关资料找出与其对应的联络资料，信息通 知系统将通知信息传送至信息接收装置等手段，通过 对网络系统、信息接受装置、信息通知系统等进行控 制，实现了将通知信息自动传送至接收装置，因此是 利用了遵循自然规律的技术手段 ；获得的是使用计算 机网络自动传送信息并提高信息通知处理效率，从而 节省人力、时间的技术效果。由于该方法所解决的问 题、采用的手段和获得的效果都具有技术性，所以权 利要求 1 属于专利保护的客体。”

二是，针对非技术特征考量，重点考虑其与技术 特征的关系。一方面，在审查涉案专利申请的权利要 求是否得到说明书支持以及是否清楚时，重点分析算 法特征或商业规则和方法特征等非技术特征与技术 特征是否彼此相互支持、存在相互作用关系。《审查 指南》修改稿强调，“包含算法特征或商业规则和方 法特征的发明专利申请的权利要求应当以说明书为依 据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。权利要 求应当记载技术特征以及与技术特征功能上彼此相互 支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方 法特征。”可见，在判断是否得到说明书支持以及权利要求是否清楚时应当考虑技术特征与算法特征或商 业规则和方法特征之间的内在逻辑联系⑦ 。

另一方面，在审查涉案专利申请的权利要求是否 具备新颖性和创造性时注重全面考虑规则和整体考 虑规则。其中，“全面考虑规则”是指对包含算法特 征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行新颖 性审查时， 应当考虑权利要求记载的全部特征，所述 全部特征既包括技术特征， 也包括算法特征或商业规 则和方法特征。“整体考虑规则”是指对既包含技术 特征又包含算法特征或商业规则和方法特征的发明 专利申请进行创造性审查时， 应将与技术特征功能上 彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业 规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。 “功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”是指算 法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、 共同构成了解决某一技术问题的技术手段 , 并且能 够获得相应的技术效果。正如上文所引述的 Ex parte Eileen C. Smith 审查决定，在认定“‘延迟自动执行 新报价和订单， 并启动计时器’等特征使得权利要求将抽象概念整合在一个实际应用中，从而符合专利法 保护客体的规定”时，将功能上彼此相互支持、存在 相互作用关系的技术特征与算法特征进行了整体考 虑。与之相比较，欧洲专利局 2018 年《欧洲专利局 审查指南》强调，对于是否具有技术特性的判断是在 不考虑现有技术状况的前提下进行的；计算机程序本 身不具备技术特性，数学方法本身属于智力活动规 则，但是计算机程序的具体应用、数学方法的技术应 用和技术实施，用于解决特定的技术问题，产生特定 的技术效果，则符合专利保护客体要求；在检索现有 技术评价新颖性和创造性过程中，考虑技术特征作出 的技术贡献。

同时，建议在未来法律实践中，不仅在判定涉案 专利申请是否属于专利法意义上的保护客体、权利要 求是否得到说明书支持以及是否清楚、权利要求是否 具备新颖性和创造性时注重整体性，在进行权利要求 保护范围解释时同样注重整体性，将算法特征或商业 规则和方法特征与技术特征紧密结合，作为一个完整 的技术特征加以分析认定。