作者：沈敬亭、李静

作者单位：北京康信知识产权代理有限责任公司

摘要：本文介绍了 2013 年中国国家知识产权局（SIPO）对于《专利审查指南》 中实用新型和外观设计专利申请的初步审查规定进行的修改，具体介绍了这些修 改的内容、修改的原因及修改后的审查趋势，并分析可能对申请人带来的影响以 及可采取的应对措施等，以为申请人和代理人提供参考。

关键词：初步审查 修改 审查趋势 应对措施

1、引言

2013 年，中国的专利审查制度有一些新的变化。具体来说，中国国家知识产权局（SIPO）为了提高实用新型和外观设计专利申请的授权质量、防止重复授权并且避免不必要的司法或准司法程序，对于《专利审查指南》中实用新型和外观设计专利申请的初步审查规定进行了修改。本文将概略地介绍这些修改的内容、修改原因及修改后的审查趋势，并分析可能对申请人带来的影响以及可采取的应对措施等。

2、修改的内容

1）对于实用新型专利申请： 修改前的《专利审查指南》中规定：“初步审查中，审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。” 而 2013 年 10 月 15 日起施行的《专利审查指南》中的相应规定删除了第一句中“一般不通过检索”和第二句中“未经其检索”的表述。将其修改为“初步审查 中，审查员对于实用新型专利申请是否明显不具备新颖性进行审查。审查员可以根据其获得的有关现有技术或者抵触申请的信息，审查实用新型专利申请是否明 显不具备新颖性。” 此外，修改前的《专利审查指南》中还规定：“初步审查中，对于实用新型 专利申请依照专利法第九条的规定是否能取得专利权，一般不通过检索进行审查。但审查员已经得知有申请人就同样的发明创造申请了专利的，应当进行审查。”

而 2013 年 10 月 15 日起施行的《专利审查指南》中删除了其中的“一般不通 过检索进行审查”，同时明确了“初步审查中，审查员可以根据其获得的同样的发 明创造的专利申请或专利，审查实用新型专利申请是否符合专利法第九条的规 定”。

2）对于外观设计专利申请： 修改前的《专利审查指南》中规定： “在外观设计专利申请的初步审查中，通常不进行检索，审查员仅需要根据 申请文件的内容及一般消费者的常识，判断所要求保护的外观设计专利申请是否 明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。 但是，审查员可以根据未经其检索获得的有关现有设计或抵触申请的信息判 断外观设计是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。” 而 2013 年 10 月 15 日起施行的《专利审查指南》中删除了第一段中的“通常 不进行检索”以及“仅需要根据申请文件的内容及一般消费者的常识判断”的限制； 而且删除了第二段中的“未经其检索”，同时明确了，初步审查中，审查员对于外 观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定进行审查。审查 员可以根据其获得的现有设计或抵触申请的信息审查外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。 未修改前的《专利审查指南》中还规定：“初步审查中，对于外观设计专利 申请根据专利法第九条的规定是否能够取得专利权，一般不通过检索进行审查。 但审查员已经得知有申请人就同样的外观设计提出了专利申请的，应当进行审 查。”

而 2013 年 10 月 15 日起施行的《专利审查指南》中删除了“一般不通过检索 进行审查”的语句，同时明确了：初步审查中，审查员可以根据其获得的同样的 外观设计的专利申请，对外观设计专利申请是否符合专利法第九条的规定进行审 查。

3、修改的原因及修改后的审查趋势

根据未修改之前的《专利审查指南》，由于规定在实用新型和外观设计专利申请的审查中一般不进行检索，对于实用新型是否明显不具备新颖性或外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款规定的审查受到了限制，使得 一些实质上落入现有技术或现有设计范围的专利申请得到授权，甚至还使得一些同样的发明创造被重复授权。这些专利权的授予不仅影响了专利申请的授权质量，而且在授予专利权后，使得真正有价值的实用新型专利和外观设计专利的专利权人的维权行为也可能会受到阻碍，还会引起不必要的司法或准司法程序，为相关的司法或准司法程序带来一定程度的混乱。显然，这与中国设立实用新型和外观设计专利制度的立法宗旨相违背。

而在修改后的《专利审查指南》中，删去了“一般不通过检索”和“未经其检索” 等表述，这显然是在对实用新型专利申请是否明显不具备新颖性的审查中，以及 在对外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款规定的审查中， 鼓励审查员积极通过各种途径发现现有技术或现有设计以及抵触申请的信息；而在依照专利法第九条的规定进行是否存在同样的发明创造的审查中，鼓励审查员积极通过各种途径发现同样的发明创造，以避免同样的申请获得多个权利。

可以看出，在本次修改后，对实用新型专利申请和外观设计专利申请的初步审查制度提出了更高的要求。根据修改后的《审查指南》的相关规定，在实用新 型专利申请和外观设计专利申请的初步审查阶段，除了对申请文件的形式要求进行审查之外，还鼓励审查员积极通过各种途径进行检索，发现现有技术或现有设计以及抵触申请、同样的发明创造等信息，对于“是否明显不符合授权条件”进行审查，其目的旨在提高实用新型和外观设计专利申请的初步审查标准并相应提高 授权质量。

现阶段的实践中，已经发现，尤其对于实用新型专利申请而言，审查员对现有技术进行检索的比例已大大增加。对于实用新型专利申请，笔者近期已经收到多份涉及“不具备新颖性”的审查意见通知书，而其中所引用的对比文件的数目一般为1至3篇。

可见，对于实用新型专利申请和外观设计专利申请的审查而言，在保持实施 初步审查制度的前提下，审查员将更主要地将审查重点放在“是否明显不具备新 颖性”、“是否明显属于现有设计”、或者“是否存在抵触申请或存在同样的发明创 造”的审查上，以提高审查标准和授权质量。

4、申请措施的改进

与发明专利申请相比，实用新型专利申请和外观设计专利申请不经过实质审查，而是在初审合格后即可获得授权。这种初步审查制度极大地缩短了审查期限， 使得申请人能够更快、更提前地实施专利权。因此，越来越多的申请人开始注重提交实用新型专利申请和外观设计专利申请。

而通过本次《专利审查指南》的修改可以理解，对于申请人和专利代理人来说，随着实用新型专利申请和外观设计专利申请的审查标准日趋严格，需要进一 步提高相关申请文件的撰写质量。

笔者认为，对于实用新型专利申请和外观设计专利申请，在提交申请之前， 可以对现有技术或设计的情况进行充分了解，对要求保护的技术方案或设计进行 初步的查新检索，以初步判断要保护的技术方案或设计是否明显不具备授权前景。

进一步地，对于实用新型专利申请而言，在撰写权利要求时做好权利要求的 布局并且合理地限定保护范围也是相当重要的。

在撰写实用新型专利申请文件的权利要求时，至少要基于已获知的现有技术将独立权利要求与之区别开来，而避免要求一个过大的或明显不合理的权利要求保护范围。申请人可以将技术方案的改进逐级地在从属权利要求中进行限定。申请人可以在说明书中构思多个可能的替换或变型方式，以使得权利要求书中的概括性限定得到说明书的支持。

5、结语

以上对于实用新型专利申请和外观设计专利申请的初步审查规定的修改体现了SIPO力图进一步提高专利申请和授权质量和加强专利保护力度的决心，这与SIPO于2013年12月18日发布的《国家知识产权局关于进一步提升专利申请质量的若干意见》的精神是一脉相承的。而对于申请人，随着中国专利审查制度的不断完善，获得的专利权也会愈加稳定，而维权的成本则会愈加降低。