摘 要:本文从最高人民法院知识产权法庭敲响的“第一槌”引出对专利权利要求保护范围认定、权利要求是否得到支持的思考,通过对涉案专利在无效决定、侵权判定过程中有关权利要求保护范围解读的分析,为专利实质审查时权利要求的审查给出几点参考建议。

关键词:最高人民法院知识产权法庭 权利要求保护范围

引言

2018 年 10 月 26 日,十三届全国人大常委会第六次会议通过了《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》,将涉及专利的民事、行政案件的二审审理权集中到了最高人民法院知识产权法庭。当知识产权人振臂欢呼知识产权事业蓬勃发展的兴奋劲头依旧带有余热之时,2019 年 3 月 27 日,最高人民法院知识产权法庭敲响了专利侵权判定“第一槌”,这一槌在知识产权从业人员中引起巨大反响,相信这一槌将对知识产权侵权判定、权利人维权产生重大影响。最高人民法院知识产权法庭的这一判决涉及到专利权利要求保护范围的解读,笔者希望对该案的审判、涉案专利历经的无效程序中关于权利要求保护范围的认定与解读进行分析,以期为专利实质审查中的权利要求审查起到参考作用。

1 涉案专利的行政审批过程

1.1 涉案专利庐山真面目

法国瓦莱奥清洗系统公司于 2011 年 01 月 12 日获得专利号为 ZL200610160549.2、名称为“机动车辆的

从司法“第一槌”引发关于权利要求实质审查的思考

刮水器的连接器及相应的连接装置”的中国发明专利。该专利授权公告的独立权利要求 1 如下:

刮水器的连接器,其用于保证一刮水器臂 (22) 和一刮水器刷体 (24) 的一部件 (40) 之间的连接与铰接,所述连接器 (42) 从后向前纵向嵌在所述刮水器臂 (22) 的向后纵向弯曲成 U 形的前端部 (32) 内,并且包括至少一可弹性变形的元件 (60)——所述元件 (60) 把所述连接器 (42) 锁定在所述刮水器臂 (22) 的前端部 (32) 中的嵌入位置上,以及包括两个纵向垂直的侧边 (48), 所述侧边 (48) 设置成容纳在所述刮水器刷体的部件(40) 的两个侧翼 (44) 之间;

所述连接器的特征在于,所述连接器 (42) 通过一安全搭扣 (74) 锁定在所述刮水器臂 (22) 中的嵌入位置, 所述安全搭扣 (74) 活动安装在一关闭位置和一开放位判决,认定被控侵权产品落入原告享有的专利权保护 范围。之后,卢卡斯公司、富可公司上诉至最高人民 法院(以下简称最高院)知识产权法庭。合议庭最终 当庭宣判,驳回上诉,维持上海知识产权法院一审原判。二审中,上诉人与被上诉人关于被诉侵权产品是否落 入涉案专利权利要求 1 的保护范围之中主要存在以下三点争议:

(1) 权利要求 1 中记载的“刮水器的连接器,其用于保证一刮水器臂和一刮水器刷体的一部件之间的连接与铰接”,将被诉侵权产品与涉案专利的权利要求 1 进行比对,侵权产品中的连接器可用于将刮水器刷体和刮水器臂进行连接,进行连接后刮水器臂可与连接器一起绕刮水器刷体底座上的水平轴线转动。

卢卡斯公司、富可公司认为:被诉侵权产品没有刮水器臂,更无需配合标准刮水器臂使用,且刮水器臂与刮水器刷体部件之间只存在连接关系,不存在铰接关系,故被诉侵权产品与涉案专利的上述技术特征不相同也不等同。

瓦莱奥公司认为:关于连接和铰接,涉案专利清楚地记载了刮水器臂和刮水器刷体之间是通过连接器这一单独的部件来进行连接和铰接的,涉案专利从未要求两者之间进行直接地接触;权利要求 1 也没有限定必须是一个标准的刮水器臂,且涉案专利的说明书和审查档案也没有限定该技术方案仅能使用该环境特征。根据雨刮器本身的刮水功能,被诉侵权产品应用于权利要求 1 也是其唯一合理的商业选择。被诉侵权产品与涉案专利的上述技术特征相同。

最高院认为:涉案专利为刮水器的连接器,其用于将刮水器臂与刮水器刷体部件连接,刮水器臂并非 连接器的组成部分,故上述技术特征可认定为涉案专 利的使用环境特征。被诉侵权产品为机动车辆刮水器, 必须与机动车的刮水器臂配合才能实现其功能;且其正是通过连接器与刮水器臂连接。连接后,刮水器臂 可随连接器一起绕刮水器刷体底座上的水平轴线转动, 其连接方式应当认定为铰接。因此,被诉侵权产品能 够适用于涉案专利权利要求 1 中使用环境特征所限定的使用环境。此外,发明专利权的保护范围以其权利 要求的内容为准,“标准的刮水器臂”并未出现在涉案专利权利要求中,故其并未限定刮水器臂必须为“标 准的”。被诉侵权产品与涉案专利的上述技术特征相同, 落入涉案专利上述权利要求的保护范围。

(2) 权利要求 1 中记载的“包括至少一可弹性变形的元件,所述元件把所述连接器锁定在所述刮水器臂的前端部中的嵌入位置上”,将被诉侵权产品与涉案专利的权利要求 1 进行比对,发现被诉侵权产品的一对弹性元件端部的向内弯折(S850、S851 型号)或凸起(S950 型号 ) 可将刮水器臂前弯曲部卡入,并限定在装配连接位置。

卢卡斯公司、富可公司认为:三种型号的被诉侵权产品的弹性元件均只能把连接器定位在刮水器臂的前端部中的嵌入位置,并不具有锁定功能,因此与涉案专利的上述技术特征不相同也不等同。

瓦莱奥公司认为:该技术特征是指弹性元件将保持并锁定在嵌入位置。当被诉侵权产品与雨刮器连结在一起时,其弹性元件不仅实现定位功能同时实现锁定功能,与权利要求 1 的技术方案完全一致。

最高院认为:被诉侵权产品的一对弹性元件端部的向内弯折(S850、S851 型号)或凸起 (S950 型号 ) 可将刮水器臂前弯曲部卡入,从而连接器限定在装配连接位置即嵌入位置,在较小外力作用情况下不易取出,因此,应认定为弹性元件可将连接器锁定在刮水器臂的前端部中的嵌入位置上。被诉侵权产品与涉案专利的上述技术特征相同,落入涉案专利上述权利要求的保护范围。

(3) 权利要求 1 中记载的“连接器通过一安全搭扣锁定在刮水器臂中的嵌入位置……在所述关闭位置, 所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述 锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”,将被诉侵权产品与涉案专利的权利要求 1 进行比对,发现被诉侵权产品的安全搭扣处于关闭位置时,安全搭扣的 前部处于锁定元件的前方位置,包容并封闭了锁定元 件,安全搭扣侧壁内的凸起对应锁定元件的外表面并 限制其弹性张开,从而能够防止刮水器臂从锁定元件 中脱出,锁定连接器。安全搭扣内前方设置的横向挡 板(S950 型号)或一对中间连接的凸起(S850、S851 型号)在安全搭扣处于关闭位置时抵在刮水器臂的前

置之间,在所述关闭位置,所述安全搭扣 (74) 面对所述锁定元件 (60) 延伸,用于防止所述锁定元件 (60) 的弹性变形,并锁定所述连接器 (42),而所述开放位置可以使所述连接器 (42) 从所述刮水器臂 (22) 中解脱出来。

涉案专利的实质审查程序

实质审查过程中,实审部门主要对权利要求形式缺陷进行了审查,如权利要求引用关系混乱以及权利要求中出现“附近”等措辞导致的权利要求不清楚的缺陷。

1 原专利复审委员会关于权利要求范围的解读

2017 年 3 月 24 日,厦门富可汽车配件有限公司

(以下简称富可)向国家知识产权局原专利复审委员会提交专利无效宣告请求,认为涉案专利的独立权利要求缺少必要技术特征且得不到说明书支持。原专利复审委员会于 2017 年 8 月 17 日作出第 33310 号无效决定,维持涉案专利的发明专利权有效 ^1^。决定的核心要点是:若根据独立权利要求记载的技术方案已能够解决本专利背景技术所提到的多个技术问题之一,则应认为该权利要求符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定。权利要求的技术方案通常是本领域技术人员在说明书公开的具体实施例的基础上,对本专利进行概括而得到的技术方案,不应将其仅限于说明书实施例公开的具体方案。

2018 年 3 月 15 日,富可再次向原专利复审委员会提出无效宣告请求,此次请求中对专利独立权利要求 1 进行了两种解释,并基于两种解释提出了专利法

第 22 条第 2 款、第 22 条第 3 款、第 26 条第 4 款、第33 条的无效理由。

在第一种解释中,富可认为 ^2^,安全搭扣不属于连接器的一部分,其与连接器的关系是锁定与被锁定关系,权利要求 1 的特征部分,仅通过安全搭扣与连接器的外部连接关系来限定连接器,并未记载与连接器 本身的形状或者结构有关的技术特征;在第二种解释中,富可认为,安全搭扣属于连接器的一部分,因此, 权利要求 1 的特征部分限定的与安全搭扣有关的技术特征即是与连接器本身的结构有关的技术特征。

专利权人法国瓦莱奥清洗系统公司(以下简称瓦 莱奥公司)不认可请求人对权利要求 1 所作的两种解释,其认为:本专利中的安全搭扣是对连接器有实质限定作用的一个单独部件,通过特征部分中安全搭扣 与锁定元件之间连接和配合关系的记载,对连接器的 结构、形状、功能效果、以及使用环境进行了限定, 因此权利要求 1 特征部分的内容对连接器具有限定作用,基于此,专利权人不认可请求人对权利要求 1 所作的两种解释,同时认为无效请求人的无效宣告理由不成立。

第 37428 号无效决定认为,判断与要求保护的技术主题所适用的环境有关的特征是否具备限定作用时, 应当以权利要求所保护的技术主题为基准,判断所述 特征与该技术主题之间的关系,如果所述特征与要求 保护的技术主题存在连接、配合使用、互为补充等关 联关系,所述特征对于更好地限定技术主题的结构产 生影响,则该特征具备限定作用。“安全搭扣”与“连接器”的关系一直都是相互配合使用的关系,不存在 “安全搭扣属于连接器的一部分”的解释,因此,不 存在修改超范围的情况。

同时由于请求人所提交的证据均没有公开“安全搭扣”与“连接器”的配合关系,最终无效决定维持了专利有效性。

3 最高人民法院知识产权法庭“第一槌”中关于涉案权利要求保护范围的认定

法国瓦莱奥公司向上海知识产权法院起诉卢卡斯 公司、富可公司、陈少强,认为卢卡斯公司、富可公司、陈少强侵犯其专利“ZL200610160549.2”,名称为“机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置”的专利 权。2019 年 1 月 22 日,上海知识产权法院作出先行方,阻挡刮水器臂向前移动而脱出锁定元件。

卢卡斯公司、富可公司认为:被诉侵权产品与涉案专利的安全搭扣在面对锁定元件延伸时方向不同;S950 产品的安全搭扣内前方另设置了横向挡板, S850、S851 产品在同样位置另设置了一对中间连接的凸起,其锁定效果更好,故被诉侵权产品与涉案专利 的该项技术特征不相同也不等同。

瓦莱奥公司认为:被诉侵权产品安全搭扣关闭时, 安全搭扣侧壁内表面面对锁定元件延伸,侧壁内表面 的凸起可以防止锁定元件的弹性变形,安全搭扣能够起到锁定作用,与涉案专利的上述技术特征相同或等同。

一审法院认为 ^3^ :“在所述关闭位置,所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”属于功能性特征,在认定上述特征属于功能性特征的基础上,以被诉侵权产品前部包容锁定元件加局部垂直延伸锁定的手段与涉案专利整体面对锁定元件加局部平行延伸锁定的手段构成等同为由,认定被诉侵权产品具有与上述特征等同的技术特征。

最高院认为 ^4^ :对于权利要求 1 中的特征“在所述关闭位置,所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器” 是否属于功能性特征,应当依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释

(二)》第 8 条第 1 款规定以及第 2 款规定。结合分析法院认为:“在所述关闭位置,所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述锁定元件的弹性变形, 并锁定所述连接器”这一技术特征的特点是,既限定 了特定的方位和结构,又限定了该方位和结构的功能, 且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理 解,才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。这种 “方位或者结构 + 功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述,但是本质上仍是方位或者结构特征,不是 前述司法解释所称的功能性特征。

关于技术特征侵权比对,最高院认为:技术特征既限定了安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系,又

描述了安全搭扣所起到的功能,该功能对于确定安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系具有限定作用。该技术特征并非功能性特征,其方位、结构关系的限定和功能限定在侵权判定时均应予以考虑。经过分析认为被诉侵权产品具备与“在所述关闭位置,所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”这一技术特征相同的技术特征。

4 “第一槌”给发明专利权利要求实质审查带来的启示

权利要求是划分专利权权利边界的标尺,专利法 第 26 条第 4 款规定,权利要求书应当以说明书为依据,

清楚、简要地限定要求专利保护的范围,第 59 条第 1 款规定,发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书以及附图可以用于解释权利要求的内容。对于发明专利,实质审查是重要的行政审批程序。实质审查过程中,申请文件的权利要求保护范围的确定将直接影响发明或实用新型能否获得专利权以及获得专利权保护范围的大小。借由“第一槌” 涉及专利的上述争论、无效决定、法院判决可以反思发明专利权利要求实质审查过程中的注意事项。

4.1 使用环境特征对权利要求审查的影响

《专利侵权判定指南 (2017)》第 24 条中对使用环境特征作出了定义,其规定“使用环境特征不同于主题名称,是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征”。

4.1.1 使用环境特征对权利要求保护范围的影响

《专利审查指南》第二部分第二章第 3.1.1 节规定: 通常情况下,在确定权利要求的保护范围时,权利要 求中的所有特征均应当予以考虑,而每一个特征的实 际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的 主题上。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》中第 9 条规定:被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

《专利侵权判定指南 (2017)》第 24 条规定“写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限 定作用”。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权 利要求记载的使用环境特征,而不以被诉侵权技术方 案实际使用该环境特征为前提。但是,专利文件明确 限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征,有证据 证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的, 则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

“第一槌”案件中,申请人使用安全搭扣与连接器的互连关系、状态来描述连接器的结构与使用方式。在认定权利要求范围时,安全搭扣自身不属于连接器, 其不属于权利要求保护范围;但是安全搭扣与连接器的互连作用、两者配合使用达到的状态对连接器的结 构与使用有影响,其属于记载在权利要求中的与技术 方案存在连接或配合关系的使用环境特征,该影响应 当纳入权利要求的保护范围。

从该案延伸出来,权利要求请求保护结构 A,其特征在于,结构 A 与结构 B 相互连接或配合使用,B 属于 A 的使用环境特征。那么在分析这样的权利要求时,需要注意两方面:首先,确定权利要求保护范围时, 每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要 求保护的主题上,使用环境特征所限定的结构应当是 与发明主题相对存在的,只有明确主题,才能确定不 属于主题相关结构特征的结构 B 是否属于使用环境特征;其次,结构 A 需要安装在与结构 B 相互配合的环境中,这种配合关系意味着结构 A 应当适于被结构 B 所限制,进而结构 B 对 A 的结构会产生影响,因此, 认为结构 B 对结构 A 有限定作用。

4.1.2 使用环境特征与功能限定或用途限定的区别

《专利审查指南》第 3.2.1 节规定,对于权利要求中所包含的功能性限定,应当理解为覆盖了所有能实 现该功能实施方式;《专利审查指南》第 3.2.5 节规定, 对于权利要求中保护用途特征的产品权利要求,应当 考虑权利要求中的用途特征是否隐含了要求保护的产 品具有某种特定的结构和 / 或组成。

涉案专利中准确判断与安全搭扣相关特征的性质, 是正确认定权利要求保护范围的基础。根据指南相关 规定可以理解出,功能性限定属于对权利要求的概括 得到的技术方案,其针对的是发明主题本身的结构特 征,仅描述了相关的功能,并未限定具体结构;用途 限定属于对权利要求保护主题的使用场合的限定,同 样是针对发明主题本身,通常也不限定与用途相关的 结构特征;使用环境特征不同于功能性限定或用途限 定,使用环境特征隐含了权利要求主题的使用环境, 同时对使用环境的具体结构作出了限定,但在实质审 查中判断使用环境特征对权利要求的限定作用时,可 参考用途限定的判定方式,即取决于使用环境特征对 所要求保护的产品的本身带来何种影响。

4.1.3 使用环境特征对实质审查中检索及权利要求新颖性、创造性的影响

“第一槌”案件中,权利要求 1 限定了连接器的结构包括至少一可变形元件和垂直的侧边,同时限定了连接器与刮水器臂的配合关系、连接器与刮水器刷体的配合关系,并在特征部分进一步限定了连接器是通过一安全搭扣结构与刮水器臂配合,其中安全搭扣的结构是通过功能性限定体现的。但无效请求人提无效时的证据均未公开与连接器配合使用的安全搭扣及其结构。

由 4.1.1 节分析可知,安全搭扣对连接器有限定作用,即使用环境特征结构 B 对结构 A 有限定作用,具体检索时,应当如何考虑结构 B 对结构 A 的限定作用。首先,结构 B 不属于结构 A 的一部分,但两者有配合关系,例如结构 B 通过凸起结构与结构 A 配合,则结构 A 必然有与其相适应的凹陷结构,但结构 B 其他的结构特征对 A 的结构没有影响,因此检索时不应该将 B 的与 A 无配合关系的技术特征作为基本检索要素进行考虑;也就是说,对于环境特征限定的权利要求, 检索时应当考虑结构 B 中对结构 A 有限定作用的部分的特征,但不能因为权利要求中出现对结构 B 的限定, 就将结构 B 的全部技术特征均纳入检索、评价新创性过程中,如此审查中将会窄化对权利要求的理解,将 会不合理地放弃最接近现有技术。此外,使用环境特 征 B 对 A 的结构与使用的影响应当作为审视检索结果优劣的标准;若检索到一份现有技术,其能够覆盖 A 自身的技术特征,但是不存在与 B 配合的可能性,那么这样一份现有技术也很难评价权利要求的新颖性和或创造性;审查中刻板守护权利要求的主题,而忽视对主题有影响的因素,将会不适当地曲解技术方案的本意。

因此,审查员对于此类专利申请,只有在准确把握使用环境特征对主题带来的影响时,才能客观准确的评价专利申请。

4.2 包含功能性描述特征的权利要求是否得到说明书支持的判定

最高院认为:权利要求中的特征“在所述关闭位置,所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”是一种“方位或者结构 + 功能性描述”的技术特征,这一技术特征既限定了安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系,又描述了安全搭扣所起到的功能,该功能对于确定安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系具有限定作用。延及实质审查过程中,在判断功能性限定是否获得准许时,也就是权利要求的概括性描述是否得到说明书支持时,有以下方式和步骤可供参考:首先判断实施例公开的技术手段是否充分、是否多样;当申请人仅列举一种特定的实施方式时,需要着重考察这种特定方式起到的作用、概括内容中是否涵盖不能实现该作用或起到相反作用的技术手段。其次,站位本领域技术人员,从技术方案整体判断其他未被说明书公开的技术手段是否是申请日前容易想到的常规替换方式。

4.3 独立权利要求中缺少必要技术特征的审查

《专利审查指南》第 3.1.2 节规定,独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征,判断某一特征是否为必要技术特征,应当从所解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容。

4.3.1 含有概括特征的独立权利要求必要技术特征的认定

无效请求人富可公司主张权利要求 1 缺少实现另一发明目的“安全搭扣与锁定元件接触或相抵”这一

必要技术特征,合议组认为,接触或相抵属于更为具 体的进一步限定,并非必要技术特征。也就是说,本 专利所要解决的技术问题之一是“在受到冲击作用下, 锁定元件变形导致锁定功能失效”,根据目前权利要求所记载的技术方案,本领域技术人员能够解决上述技 术问题,而“安全搭扣与锁定元件接触或相抵”仅是 具体实施方式的一种,还可以采用其他实施方式,例 如间隙很小,因此,“安全搭扣与锁定元件接触或相抵”不是必要技术特征。从该案延伸出来,要求独立权利 要求应当包含必要技术特征,是为了保证其所限定的 技术方案能够解决发明声称的技术问题,而非要求其 必须包含那些存在于优选实施方式中,为达到更有技 术效果而设置的技术特征。

4.3.2 发明解决多个技术问题的独立权利要求必要技术特征的认定

无效请求人富可公司主张权利要求 1 缺少实现另一发明目的“把任何类型的刮水器安装在一标准的臂和一标准的连接器”的技术特征。但根据指南规定可知,判断独立权利要求是否缺少必要技术特征,只需分析由该独立权利要求限定的技术方案是否能解决发明所解决的至少一个技术问题,即发明专利中存在多个要解决的技术问题时,独立权利要求 1 所记载的技术方案只需解决其中一个问题即可,而无需将解决所有问题的所有技术特征都列在独立权利要求中。

3 结语

笔者从最高人民法院知识产权法庭针对专利“机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置”的侵权判定引出司法机关、原专利复审委员会在专利权利要求范围解读方面的观点展示,通过分析,给出关于涉及功能性限定、使用环境特征限定的权利要求在专利实质审查阶段认定权利要求保护范围、检索及新创性的判断以及权利要求是否得到说明书支持、是否缺少必要技术特征时的建议。(第二作者对本文贡献等同于第一作者)