摘 要:“使用环境特征”这一概念产生于近些年来的专利司法审判实践,并在专利法理论界引 起了一些讨论。本文在对涉及本概念的大量专利司法案例进行对比研究的基础上,采用 归纳法和规范研究法探究使用环境特征的界定。
关键词:专利 司法实践 使用环境特征 用途限定特征
一、引 言
近些年来,“使用环境特征”这一概念在专利司 法审判实践中时有涉及① , 它是在适用“全面覆盖原 则”下,在专利侵权司法审判实践中所提出的一个 特殊概念。之所以特殊,原因在于在专利侵权司法 审判实践中,本概念对权利要求保护范围的影响不 同于权利要求中的其他技术特征。根据《最高人民 法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问 题的解释(二)》第 9 条:“被诉侵权技术方案不能 适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境 的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专 利权的保护范围”。北京市高级人民法院《专利侵权 判定指南(2017)》( 以下简称《 判定指南 2017》) 第 24 条规定:“被诉侵权技术方案能够适用于权利 要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方 案具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以被 诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提”。因此, 在专利司法实践中,在将被控侵权技术方案与专利 权利要求的技术特征一一比对后,即使被控侵权技 术方案缺少使用环境特征,但只要被诉侵权技术方 案能够适用于该使用环境特征的,即可被认定为侵 权。故,在专利司法实践中对本概念的认定往往起着“生死劫”般的关键作用。
结合涉及本概念的大量案例可以发现,很多案件 的双方当事人乃至法官对于这一概念的界定都存在不 同的理解,因此从理论和实践层面继续研究完善这一 较新近的概念很有必要。当前学术界对于本概念的研 究还较少,且大多是从个别案例入手的实证研究,尚 缺乏对广泛案例的总体性视角研究。本文从使用环境 特征的提出背景出发,在总结并分析涉及使用环境特 征概念的大量专利司法案例的基础上,尝试探究我国 专利司法实践中使用环境特征的界定。
二、使用环境特征的提出背景
2009 年公布的《最高人民法院关于审理侵犯专 利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》( 以下简称 《解释》)已经明确定规定了专利侵权判定的“全面 覆盖原则”② 。在《解释》发布两年之后,2012年“使 用环境特征”这一用语首先出现于株式会社岛野与宁 波市日骋工贸有限公司专利侵权案( 以下简称“岛野 日骋案”)再审判决书③ 。随后在 2013 年,北京市高 级人民法院公布的《专利侵权判定指南》第 22 条规 定了使用环境特征的定义,沿用了最高人民法院发布 的岛野日骋案判决书的表述用语,即“使用环境特征 是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征”。2017 年北京市高级人民法院再次修正 了本概念,《判定指南 2017》第 24 条第 3 款:“使用 环境特征不同于主题名称,是指权利要求中用来描述 发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方 案存在连接或配合关系的技术特征”。本文亦以该界 定为基础展开讨论。
此外,国家知识产权局于 2014 年印发了《专利 侵权判定和假冒专利行为认定指南(试行)》( 以下 简称《认定指南 2014》),其中对于“使用环境或条 件特征”限定的产品权利要求也进行了阐释④ 。
值得注意的是,最高人民法院虽然最先在判决书 中提出本概念,却至今仍然未在司法解释中明确界定 其定义。这在一定程度上说明,本概念可能还存在需 要进一步探究的空间。
三、我国专利司法实践中使用环境特征的适用
单从字面看,“使用环境特征”这一概念在国外 专利法规文件中并无完全相对应的概念,是我国司 法体系的独创⑤ 。不过,从语义层面看,国外专利法 规也有类似概念的规定。例如,美国专利审查指南 (MPEP)关于前序的效力(Effect of Preamble)一节, 就阐述了前序中出现的结构限制性用语以及用途或目 的对于发明主题的限制作用⑥ 。与我国相比,欧洲专 利局对于使用环境特征的规定更为详细,但主要描述 了产品专利中的使用环境特征,而未涉及方法专利中 的使用⑦ 。那么,在我国的专利司法实践中,这一概 念到底是如何适用的呢?
(一)既适用于产品专利,又适用于方法专利
如前文所述最高人民法院的司法解释并未明确使 用环境特征的适用范围,而在《认定指南 2014》中, 仅界定了产品主题类使用环境特征⑧ 。《判定指南 2017》中记载“用来描述发明或实用新型所使用的背 景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技 术特征”似乎也更倾向于适用产品专利。此外,也有 学者认为使用环境特征应仅限于产品专利,而方法专 利不宜认定使用环境特征⑨ 。
结合专利司法案例可以发现,司法实践中确实以 产品主题使用环境特征出现居多。例如,横担之于绝 缘子⑩ 、小桶之于小桶导出装置⑪ 、喷墨打印设备及 供墨针之于墨盒⑫等。而方法主题使用环境特征则相 对较少,例如,氧化剂的组分之于香兰素合成中氧化 液的固液分离方法⑬。笔者推测这种情况出现的原因 很可能是方法主题权利要求确实很难具体区分方法步 骤与使用环境特征之间的明显界线,因而司法实践中 较少在方法主题权利要求中认定使用环境特征。但是 例如前述例子中,主题是一种氧化液的固液分离方法, 而对于该氧化液的组成等具体描述显然并不适合用方 法步骤的方式进行描述,因而可以明确界定其并非专 利主题的一部分,故可以清楚地认定为使用环境特征。
综上,无论是理论上还是司法实践上都可以看出, 将方法使用环境特征排除在外既不符合实际,也是不 合理的。使用环境特征既适用于产品专利,又适用于 方法专利。
(二)仅适用于权利要求书
正是由于在司法实践中需对权利要求保护范围进 行界定,才产生了权利要求中的使用环境特征的概念。 其仅适用于权利要求本来是一个毋庸置疑的结论,但 是司法实践中确实出现过未写入权利要求的“使用环 境特征”该如何定性的问题。
一个典型案例即华为公司诉中兴公司、阿里巴巴 公司侵害发明专利权纠纷案件(下称华为案)⑭ 。在 该案一审、二审判决书中,都分析了“未写入权利要 求、但本领域普通技术人员阅读专利后即通常会作此 理解的使用环境特征”对侵权判定的影响,并作出了 大篇幅的反复论证⑮ ,充分说明了这个概念对于司法 界专业人士同样存在着一定的困扰。
然而,笔者认为该案所述的“未写入权利要求 的使用环境特征”不应当纳入司法实践中广泛使用 的“使用环境特征”概念之中。首先,笔者认为华为 案中的“使用环境特征”本质上属于权利要求解释的 基本原则——折中原则的具体运用。正如判决书中所 言专利权的保护范围“应与其专利所公开的技术相挂 钩”,原告华为的专利中虽然并未在权利要求中限定 具体的组网方式,但是结合说明书可知其技术方案的 实施必然采用开启 DHCP 中继的组网方式,如果仅按 照权利要求字面界定其保护范围,将会不适当地扩大 专利权保护范围,从而损害公众利益。这类似于权利 要求中的“功能特征”得不到说明书支持的情况,《解 释》明确规定“人民法院应当结合说明书和附图描述 的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方 式,确定该技术特征的内容”。简言之,当前司法实 践中对于未写入权利要求的“使用环境特征”对权利 要求保护范围的影响主要遵循折中解释原则进行考 虑。其次,由于专利侵权判定遵循全面覆盖原则,故
在权利要求中出现的所有技术特征都对权利要求具有 限定作用,而未出现在权利要求中的技术特征则不能 对权利要求进行限定而只起到解释作用。所以,两种 情况十分不同,为了不至于使本概念更加混淆不清, 故不建议将“未写入权利要求的使用环境特征”纳入 “使用环境特征”概念之中。
(三)既适用于前序部分,又适用于特征部分
从前文所述 MPEP 对于前序部分的界定可以看 出,美国司法实践似乎更加倾向于使用环境特征主 要出现在权利要求的前序部分中,这与我国的司法 实践略有不同。在我国司法实践中,使用环境特征 在独立权利的前序部分与特征部分均有可能出现, 甚至可能同时出现。例如,在岛野日骋案中,使用 环境特征即出现在前序部分,在上海瑞枫生物科 技有 限公 司与 EMD 米利波尔公 司(EMD Millipore Corporation)侵犯发明专利权纠纷上诉案⑯ 中,使用 环境特征“互补性支持结构”出现在独立权利的特 征部分。而在青岛太平货柜案⑰ 中,在一条权利要 求中出现了两个使用环境特征,且一个存在于前序 部分,一个存在于特征部分。
四、我国专利司法实践中使用环境特征的类型
根据《判定指南 2017》,使用环境特征似乎可以 分为“背景或者条件”两大类,“连接或配合关系” 两小类,而“背景或者条件”这两个用语本身范围极 广,“连接或配合关系”又过窄并未涵盖所有类型。《认 定指南 2014》对使用环境特征的类型列举为“产品 的尺寸、对应形状或者配合关系”三种,亦不够全面。 因此,本文尝试从语义层面进一步具体明确使用环境 特征的类型。
(一)用途限定类使用环境特征
有学者认为使用环境特征近似于 《专利审查指南》中的用途限定特征⑱ ,而笔者结合大量案例研究 认为,《专利审查指南》中用途限定特征只能算是使 用环境特征的一个典型类别。我国《专利审查指南》 中提及了“用途限定特征”,虽没有明确其定义,但 是通过其阐述结合举例可知,所述用途主要包含用于 物(例如“用于起重机”的吊钩)和用于活动(例如 “用于钢水浇铸”的模具)两种。
在司法实践中也有大量用途限定使用环境特征 的案例。例如,用于物 :“用在户外卷帘中”⑲ 、“硅 熔炉用”⑳ 等 ;用于活动:前述青岛太平货柜案中的 “用于堆码非标准集装箱”、“应用于选择性地耦接一 输入装置至第一、第二主机系统中之一者”㉑ 等。
需要特别说明的是,本小节所述的“用途限定 类使用环境特征”是比《专利审查指南》中的“用途 限定特征”更为上位和广义的概念,不仅包含“用于 ……中”(used for/in)这种常规的用途含义,还包括 “与……一起使用”(used with)这样的情况。之所以 如此界定,主要是因为在汉语中“与……一起使用” 与“用于……”含义几乎可以完全互换。例如,“用 于发动机的汽缸盖”完全可以撰写成“与发动机一起 使用的汽缸盖”。假定技术主题是 A,此类使用环境 特征是 B,其中 B 与 A 相关,A 和 B 之间的相关关系 总体可以描述为 A 用于 B 或 A 与 B 一起使用,B 既 可以是物也可以是活动。在欧洲专利审查指南中存 在类似的阐述:在一种“通过引用第二实体(一起使 用)”限定权利要求的情况中,“在以物理实体为主题 的权利要求中,可以通过引用与第二实体有关的其他 技术特征来限定权利要求,该第二实体并非所要求的 保护的第一实体的一部分,但是通过使用而与第一实
体相关”,“例如汽缸盖必须适于安装到发动机上”㉒ 。
具体而言,我国司法实践中的用途限定类使用环 境特征可以包括如下两种:
(1)用于活动的用途限定类使用环境特征。例如 “用于清洗搅拌机”,这与常规的活动类用途相同。
(2)用于物的用途限定类使用环境特征。例如“用 于搅拌机”,但比常规的用于物的用途更加广义,其与 主题之间的相关关系包括但不限于连接、配合、接合、 结合、接触、安装、关联等;也包括一些不典型的相 关关系,例如,A 延伸出 B“其中所述不带有螺纹的 第二部分延伸出一个铰链的带有螺纹的通道”㉓ ,A 位于 B 的上游“一次性预处理模块置于该净化处理模 块的上游”㉔ 等。
在赋予“用途限定类使用环境特征”如上更加广 义的内涵之后,该类特征几乎可以涵盖专利司法实践 中 70% 以上的使用环境特征㉕ ,是最常见的使用环 境特征类别。
(二)背景条件类使用环境特征
与用途类使用环境特征不同,该类使用环境特征 一般不与技术主题直接相关,而是描述了技术主题所 处的背景条件,该背景条件可以是物也可以是活动。
例如,物:“嵌入式系统平台”㉖ ;活动:在华为 诉中兴、阿里巴巴案中,如果将“开启 DHCP 中继” 写入权利要求,则该技术特征即可构成背景条件类使 用环境特征。
(三)自身描述类使用环境特征
与前两类特征相比,该类使用环境特征与技术主 题几乎没有任何直接关联,仅描述使用环境特征自 身。例如使用环境特征自身的结构、组成、物理化学参数等。例如,自身结构“小桶具有连接口部,所述 的连接口部具有灌排气口和灌排液口”㉗ 、“该易折 物品具有一易折部和一握柄”㉘ ,自身化学组分“该 氧化液包括 3- 甲氧基 -4- 羟基扁桃酸氧化物、氧化 剂还原产物”和自身物理尺寸“该氧化铜的颗粒直径 为 0.1-100μm”㉙ 等。
通过案例分析可以发现,在一些案例中仅涉及以 上三类使用环境特征中的一类,例如仅涉及用途限定 类“套设在数据线上”㉚ ,而有些案例中则同时涉及 两类或三类,例如前述青岛日聘案同时涉及用途限定 类和自身描述类使用环境特征。采用本文的分类方法, 可以把当前专利司法实践中涉及的使用环境特征全部 进行归类。
五、结 语
通过以上大量的案例分析与总结,笔者试对我国 专利司法实践中涉及的“使用环境特征”的概念做出 如下更具体的界定:使用环境特征是指权利要求中前 序部分或特征部分中引入的不属于权利要求保护主题 的一类技术特征,主要起到描述、限定或修饰产品或 方法技术主题的作用,包括但不限于描述技术主题所
用于或一起使用且与技术主题直接相关的用途限定类 使用环境特征、描述技术主题所处背景条件的背景条 件类使用环境特征,以及仅描述使用环境特征自身的 自身描述类使用环境特征等。需要说明的是,本界定 主要是基于对我国当前专利司法实践的总结和提炼, 至于在法理上是否适当,还有待进一步研究。
另外,笔者通过检索大量专利文献发现,实际上 使用环境特征在专利文献的权利要求中广泛存在,但 一方面,在司法实践中明确认定为使用环境特征的案 例还并不多,另一方面,实践中也出现不同判例中对 “使用环境特征”的不同认定的情况,一定程度上反 映了关于此类技术特征认定的司法认定标准存在不统 一的现实。例如,在浙江永贵电器诉哈廷电子等侵犯 发明专利权纠纷案二审㉛ 中,尽管双方当事人均认可 “接插连接模块”以及“接插连接壳体”属于使用环 境特征,但是北京市高级人民法院最终否定了这两个 技术特征是使用环境特征的认定,留下了一些争议的 空间。相信随着与本概念相关的专利司法实践经验的 日益积累,未来我国专利界关于使用环境特征的界定 将会更加完善。
发评论,每天都得现金奖励!超多礼品等你来拿
登录 后,在评论区留言并审核通过后,即可获得现金奖励,奖励规则可见: 查看奖励规则