摘 要：确定发明实际解决的技术问题是创造性评述“三步法”中第三步判断技术启示的基础，它具有承上启下的关键作用，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见是创造性判断的核心和难点。本文作者以一个实际案例对相关问题进行了阐述，重点论证了客观确定发明实际解决的技术问题，以及从发明实际解决的技术问题出发，对于客观评价发明是否具备创造性的重要性。

关键词：发明实际解决的技术问题 创造性

一、理念阐述

判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步，《专利审查指南》给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法，即“三步法”，分别为：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题，是“三步法”中的第二步，在创造性的显而易见性判断中具有承上启下的关键作用，对于发明实际解决的技术问题的认定是否客观准确，直接影响第三步中是否显而易见的判断，由此可见发明实际解决的技术问题的确定对创造性审查结论具有至关重要的影响。“三步法”中第一步最接近的现有技术的确定以及第二步中区别特征的认定，在事实清楚的情况下，其客观性相对较高，而关于发明实际解决的技术问题，由于不同人对于本领域现有技术状况的掌握与理解存在差异，所以对于发明实际解决的技术问题的确定存在较多的主观性因素，而一旦确定的发明实际解决的技术问题出现错误，就会导致第三步显而易见性的判断失去基础，而第三步通常是三步法中的难点和核心。

专利审查指南第二部分第四章第 3.2.1.1 节关于如何确定发明实际解决的技术问题作出如下解释：“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题，为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，同时还指出，“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请的说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。”

由此可见，对于发明实际解决的技术问题的确定，其依据为区别特征在本申请中的技术效果，并且由于区别特征所带来的技术效果可能是一个或多个，所以重新确定的技术问题也可能是一个或多个。尤其是，当实际解决的技术问题是多个的时候，即使现有技术给出了解决其中部分技术问题的启示，对于其它未给出技术启示的技术问题依然可能为本申请带来创造性。

但是，在目前的审查实践中，采用三步法判断要求保护的发明是否显而易见时，无论是审查员还是专利代理人关于发明实际解决的技术问题的确定，均未给予足够的重视。对于有的审查员来说，为了便于评述和技术启示结合的需要，经常会有意无意地无视或忽略区别特征在本申请中所产生的技术效果，或者将多个区别特征割裂来看，忽视多个区别特征整体上所带来的技术效果。例如，通过对申请文件的分析，明明能够得出区别特征为本申请所带来的技术效果，而在审查意见通知书中却经常会出现认定的“提供一种与现有技术具有相同技术效果的替代方案”等类似的发明实际解决的技术问题，还存在一些评价某发明不具备创造性的思路是：权利要求包括 A 和B 两个特征，其中 D1 公开了 A 特征，D2 公开了 B 特征，忽视技术特征与技术方案整体的关联性，而得出权利要求相对于D1 和D2 的结合不具备创造性。这种“特征覆盖式”评价方法仅关注单个的技术特征而割裂了发明，未考虑区别特征在本申请整体方案中所产生的技术效果，而很多时候某些技术特征并不是单一地发挥作用，其所产生的技术效果与技术方案中其它技术特征密切相关，这一点在化学领域尤为明显。而对于有些专利代理人，意见陈述书中经常聚焦于区别特征的多少以及结合启示的难易程度进行详细答辩，却忽视了对审查员确定的发明实际解决的技术问题准确性的分析。

二、案例演绎

1. 案例介绍

某发明请求保护一种原位合成法制备 Cu-SSZ-13催化剂的方法，权利要求 1 限定的技术方案为：一种原位合成法制备 Cu-SSZ-13 催化剂的方法，其特征在于，将原位合成法制备得到的 Cu-SSZ-13 分子筛加入到 pH 为 0~4 的酸溶液中，加热后，过滤，烘干，焙烧，得到 Cu-SSZ-13 催化剂，其中，所述原位合成法即以 Cu-TEPA 络合物为模板剂制备 Cu-SSZ-13 分子筛的方法。D1 公开了一种以铜铵络合物（即 Cu-TEPA络合物）为模板剂原位合成 Cu-SSZ-13 催化剂的方法。 D2 公开了一种制备 Cu-SSZ-13 催化剂的方法，其采用酸溶液作为交换试剂以克服硝酸铵所带来的环境污染问题以及劣化催化剂催化性能的问题，但具体酸的 pH值并未披露。

审查员认为：权利要求 1 与 D1 的区别在于，D1采用硝酸铵作为交换试剂，而权利要求 1 限定 pH 为 0~4 的酸溶液作为交换试剂，由此可以确定，发明实际解决的技术问题是寻求一种新的交换试剂，以改善硝酸铵作为交换试剂存在的污染环境的问题以及劣化催化剂催化性能的问题。而 D2 已经公开了采用酸溶液作为交换试剂可以改善硝酸铵所带来的环境污染以及劣化催化剂的催化性能问题，至于酸溶液的 pH 值则是本领域的常规选择。因此，权利要求相对于 D1、 D2 和本领域的常规选择的结合不具备创造性。

按照审查员的上述审查思路，似乎的确可以得出在 D1 的基础上结合 D2 以及本领域的常规选择破坏权利要求 1 的创造性的结论。这种评述方式看似没有问题，符合创造性评述的三个步骤。但通过仔细阅读该发明、D1 和 D2 的说明书，可以发现：本发明和 D1都涉及的均是以 Cu-TEPA 络合物为模板剂制备 Cu- SSZ-13 分子筛的方法，而且，本发明背景技术部分明确记载，“以 Cu-TEPA 络合物为模板剂制备 Cu-SSZ- 13 分子筛的原位合成法由于含有大量 Cu 离子，所以 Cu-SSZ-13 分子筛载体并不适合直接作为催化剂。虽然硝酸铵离子交换法是一种有效的后处理方法，目前硝酸铵在我国使用受限，而且对生态环境影响较大，且会劣化催化剂的催化性能”。此外，该发明内容部分记载，“本发明采用酸作为交换试剂，对原位合成法（如以 Cu-TEPA 络合物为模板剂）制备得到的 Cu-SSZ-13分子筛进行后处理，得到 Cu-SSZ-13 催化剂。所述方法克服了现有硝酸铵交换法使用硝酸铵造成的环境污染问题，并且提高了 Cu-SSZ-13 催化剂的活性和水热稳定性，对于移动源尾气脱硝、环境保护具有非常重要的意义”。

据此可以推断，区别特征“pH 为 0~4 的酸溶液作为交换试剂”在本发明中所带来的技术效果是：采用原位合成法（如以 Cu-TEPA 络合物为模板剂）制备得到的 Cu-SSZ-13 分子筛制备催化剂的方法对环境友好，并且得到的催化剂性能（如活性和水热稳定性）优异。根据区别特征在本发明中所产生的效果来确定发明实际解决的技术问题的原则，由此来确定本发明实际解决的技术问题是：在现有采用以 Cu-TEPA 络合物为模板剂的原位合成法合成 Cu-SSZ-13 分子筛制备催化剂存在缺陷的基础上，寻找合适的交换试剂，对 Cu- SSZ-13 分子筛进行后处理，在改善环境的同时，得到催化性能优异的催化剂。该重新确定的发明实际解决的技术问题与审查员所认定的并不相同，具体原因在于，审查员忽略了一点，发明实际解决的技术问题的确定应建立在区别特征在发明整体技术方案中所起的效果。本发明的技术方案是建立在以 Cu-TEPA 络合物为模板剂制备 Cu-SSZ-13 分子筛的方法基础之上，如果模板剂为其他物质，那么也就不存在硝酸铵作为交换试剂存在的污染环境以及劣化催化剂催化性能的问题，因此，在确定发明实际解决的技术问题时，应将“以 Cu-TEPA 络合物为模板剂制备 Cu-SSZ-13 分子筛”考虑在内。而审查员的评述方法则忽略了“以 Cu-TEPA络合物为模板剂制备 Cu-SSZ-13 分子筛”，强行地把技术方案割裂开来，未能整体考虑技术方案，进而产生了对发明实际解决的技术问题的错误认定。

而 D2 采用的分子筛分别为 NaRUB-50 和 NaSSZ- 13 分子筛，其均不同于本申请和 D1 的以 Cu-TEPA 络合物为模板剂制备的 Cu-SSZ-13 分子筛。因此，D2 并不存在采用以 Cu-TEPA 络合物为模板剂的原位合成法合成 Cu-SSZ-13 分子筛所存在的技术问题，由于 D2并不存在该技术问题，其当然无法给出解决该技术问题的技术启示。

审查员由于没有客观的确定发明实际解决的技术问题，并进而从发明实际解决的技术问题来判断发明是否显而易见，导致在根据权利要求和 D1 的区别特征检索到 D2 后，主观地将 D2 与 D1 强制结合，生硬地拼凑出发明的技术方案，从而得出发明不具备创造性的错误结论。

2. 理论分析

我们站在发明人的角度客观的分析“确定发明实际解决的技术问题，并从实际解决的技术问题来判断发明是否显而易见”规定的出发点，因为在发明人的实际研究工作中，当发明人还处在 D1 所反映的技术水平时，发明人所要解决的技术问题是“由于Cu-TEPA 模板剂的存在导致的一系列的问题”，尚不清楚采用什么样的技术手段可以解决该技术问题。发明人必然以这样的一个技术问题为出发点，从现有技术中寻找可能存在的技术启示，看看现有技术中是否存在解决上述问题而给出的教导。因此，作为本领域的普通技术人员在申请日以前的技术水平下，以该技术问题为出发点时一般不会找到D2，由于 D2 并不涉及Cu-TEPA 络合物模板剂，因此， D2 也不存在该技术问题，即使在阅读了D2 后也不能想到利用D2 中的酸溶液作为交换试剂。所以，基于这样的思路，可以得出现有技术中不存在可以采用D2 的技术手段来改进对比文件 1，以解决发明实际解决技术问题的技术启示。因此，审查员不能简单地将D2、本领域的常规选择与对比文件 1 结合，从而认为发明对本领域技术人员来说是显而易见的。

为了证明上述结论的合理性，我们做如下假定：假如回到申请日之前，我们只有一个 D1，并且D1 有一个待解决的技术问题，即，采用以 Cu-TEPA络合物为模板剂的原位合成法合成的 Cu-SSZ-13 分子筛由于含有大量的 Cu 离子，导致环境污染以及劣化催化剂催化性能的问题，需要寻求合理的后处理方法，以在保护环境的同时得到催化性能优异的催化剂。那么我们在现有技术的知识海洋中搜索的时候，在搜索框中搜索技术问题关键词时，由于该技术问题存在的前提必须是“采用以 Cu-TEPA 络合物为模板剂的原位合成法合成 Cu-SSZ-13 分子筛”，而 D2 显然不具备该前提条件，本领域技术人员面对如何解决 D1 中以 Cu- TEPA 络合物为模板剂的原位合成法合成 Cu-SSZ-13分子筛制备催化剂时面临存在环境污染及催化性能差的技术问题时，根本没有动机选择 D2 中使用酸溶液作为交换试剂，自然无法得出发明相对于 D1、D2 以及本领域的常规选择的结合不具备创造性的结论。

因此，在评价创造性的过程中，应由本领域技术人员进行客观分析判断发明实际解决的技术问题，并在此基础上从该确定的发明实际解决的技术问题出发，来判断发明是否显而易见的，而对于发明实际解决的技术问题认定的准确与否，直接影响发明是否具备创造性。（作者单位：超凡知识产权服务股份有限公司）