作者：李镇江

作者单位：北京永新同创知识产权代理有限公司

关键词：技术、创造性、区别特征、组合

摘要：本文首先从目前中国专利客体判断审查实践中的相关规定出发，比较了目前中、美、欧关于 专利保护客体和技术性判断中的相关做法，指出了目前我国关于专利保护客体和技术性判断 中出现的一些问题的症结所在，并结合欧洲相关的专利实践和做法提出了改进的建议。

中国专利法第 2 条第 2 款规定，“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”。但对于何为“技术”方案，专利法和审查指南都没有给出明确规定。因此，造成了目前审查实践中，对于一些尤其是与商业方法或计算机程序相关的申请，审查员和代理人僵持不下的局面。本文从目前中国专利局的实践出发，通过中美欧的实践对比，对中国专利法第 2 条第 2 款审查实践的改进方向作出探讨。

目前，中国审查指南第二部分第一章第 2 节规定，“技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。未采用技 术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款 规定的客体。”

关于技术问题、技术方案和技术效果三者的关系，目前专利代理界有两种主流看法。第 一种看法认为，技术问题、技术方案和技术效果中，“解决技术问题”是判断的关键。同时， 技术手段也很重要。当解决的问题难以判断是否是技术性的时候，技术手段有助于技术问题的认定。多数专利代理人目前持这样的观点。第二种看法认为，技术手段更关键。如果仅有技术问题，没有区别于现有技术的技术手段作为支持，难以构成技术方案。如果技术问题不是很明显，但技术手段突出，则尚有争辩和/或修改余地的。多数审查员目前持这样的看法。

虽然两种看法有分歧，但有一点是一致的，就是在技术问题模棱两可的时候，最后都会回到技术手段上来进行判断。但何为“技术”手段，目前中国专利法和审查指南都没有明确规定，而且其它国家的专利实践似乎也没有对这一问题作出规定，这可能是由于“技术”的 内含和外延是随着时代的发展而发展的，因此比较难以界定。

既然“技术”的含义难以界定，我们先看看美国和欧洲是如何解决这一问题的。

美国专利实践规避了对“技术”的判断。美国专利法第 101 条规定，“任何人只要发明或发现了任何新的并且有用的方法、机器、产品和物质构成、或其任意组合，均可以申请专利……” 。在对于与商业方法或计算机软件相关的申请中，遵循“机器或转换”判定规则，即如果主张的方法中包括机器或一种状态到另一种状态的转换，该方法符合美国专利法第 101 条的规定。著名的 Bilski 案后，美国最高法院肯定了“机器或转换”标准是对于评判与商业方法或计算机软件相关的申请中的方法是否符合美国专利法第 101 条的重要依据，但同时指出它不是唯一的判断标准。美国专利商标局备忘录规定，“如果所主张的方法不能满足机器或转换评判标准，审查员应该依据美国专利法 101 条驳回该权利要求，除非有明确迹象显示 该方法不属于抽象概念。因此，在美国目前是采用两种判断标准来判断与商业方法或计算机软件相关的申请的客体问题的。

我们再来看一下欧洲的实践。欧洲专利法第 52 条(2)、(3)是这样规定的:

“(2) 下列各项不应视为第一款意义上的发明：

(a) 发现、科学原理和数学方法；

(b) 美术创作;

(c) 智力活动、游戏或商业的方案、规则和方法；

(d) 信息的表示。

(3) 第 2 款排除在此提及的主题或行为的专利性，仅限于欧洲专利申请或欧洲专利仅原封不 动地涉及该主题或行为的情况。”

这与中国专利法第 25 条的规定比较类似。也就是说，欧洲专利法只有类似中国专利法 第 25 条的相关规定，其将类似中国 2 条 2 款的“技术”的判断转嫁给了创造性的判断。

欧洲审查指南第 C 部分 第 IV‐34 章第 11.5 节创造性判断方法“problem‐and‐solution” 法中规定，

“(i) 确定“最接近现有技术”；

(ii) 确立要解决的客观技术问题；

(iii) 考虑从最接近现有技术和客观技术问题出发，得到权利要求中的技术方案对本领域技术人员来说是否是显而易见的”。

对于(ii)阶段，欧洲审查指南又规定，“在(ii)阶段，要建立客观的要解决的技术问题。为此，需要研究本申请（发明）、最接近现有技术和权利要求中的方案和最接近现有技术的特 征差异（区别特征）, 识别该区别特征导致的技术效果，从而形成技术问题”，无论是单独、 还是与其它特征相组合，都不能对本发明的技术性作出贡献的特征不能用于评价创造性 (T 641/00, OJ 7/2003, 352). 例如，在某一特征仅对非技术问题（例如不能授予专利权的领域中的一个问题）的解决作出贡献时，有可能出现这种情形 (T 931/95, OJ 10/2001, 441)。

因此，欧洲的专利实践中，虽然考虑到“技术”的内涵和外延不断向前发展，没有对“技 术”进行定义，但由于它与对比文件结合，使得“技术”的讨论相对客观。

在中国的审查实践中，由于不是在创造性的规定中进行判定，只是孤立地根据二条二款进行判定，往往出现这样一种局面：审查员认为权利要求中的一些特征是公知的，但又不给对比文件。去掉这些公知特征，其余的特征解决的是非技术问题，采用的是非技术手段，产生的是非技术效果。

但这样审查带来的问题在于：第一，分别地看，这些特征都是公知的，但它们的组合是否公知，这是一个问题；2.分别地看，这些特征是公知的，但它们与其余审查员认定非技术性的特征的组合是否公知。例如，对于“消息包括报头和正文，在报头中传送交易请求”的方案，“消息包括报头和正文，在报头中有数据”是技术性的，但显然是公知的，而“传送 的数据是交易请求”又是非技术性的，但由于现有技术中没有一种技术在报头中传送交易请 求，报头和交易请求的这种组合就可能是技术性的。目前中国的审查方式恰恰忽略了这种组合的技术性。

按照欧洲的做法，由于借助于创造性的审查，从而限制了对比文件的数量，使“各特征 公知，组合不公知”的情形能授权。另外，在欧洲规定“无论是单独、还是与其它特征相组合，都不能对本发明的技术性作出贡献的特征不能用于评价创造性”，这就导致如果公知特征与审查员认定非技术性的其余特征的组合不公知，其将会作为区别特征在创造性的分析中 保留下来。

鉴于上述分析，笔者强烈建议在中国的 A2.2 的审查中，也引入欧洲的审查方式，取消 单独的 A2.2 的审查，而将 A2.2 的审查放在创造性的相关章节进行规定。例如，目前审查指南中，在三步法的第二步规定，“为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术 相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问 题” ，可以考虑改为“为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些 区别特征，然后根据该区别特征识别该区别特征是否导致技术效果。如果导致技术效果，则形成技术问题。如果不能导致技术效果，则要求保护的发明相对于最接近的现有技术不具有 创造性”，并且仿照欧洲的规定，在其后增加“在是否导致技术效果的判断中，不仅要考虑区别特征本身是否导致技术效果，还要考虑区别特征与其它区别或非区别特征相组合是否导致技术效果”。